Home 4. Propriedade Intelectual

 

4.1. MARCA

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Autores: Ana Carolina Lee Barbosa e Marina Inês Fuzita Karakanian

(última atualização em 2008)

 

Sinais passíveis de registro como marca

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (LPI) - Lei 9.279/1996 - são susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, utilizados para identificar a origem de determinados produtos ou serviços.

No Brasil, portanto, sinais acessíveis apenas para os sentidos da audição, olfato, gustação e tato, não podem ser protegidos como marca.

Além disso, não podem ser registrados como marca sinais que recaírem em qualquer das proibições legais contidas no artigo 124 da já mencionada lei, tais como, sinais contrários à moral e aos bons costumes; reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros; sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do produto ou serviço a distinguir; sinal ou expressão usada como meio de propaganda; reprodução ou imitação de marca alheia registrada; etc.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia federal responsável pelo registro de marcas no Brasil.

Modalidades de registros de marcas

As marcas no Brasil podem ser registradas das seguintes formas: (i) nominativa (apenas palavras); (ii) mista (desenho e palavra ou letras estilizadas); (iii) figurativa (apenas desenho); e (iv) tridimensional (desenho em três dimensões - exemplo: formato do produto ou embalagem).

Possíveis finalidades das marcas

De acordo com o artigo 123 da LPI, as marcas podem ter três finalidades, quais sejam:

(i) distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa - marcas de produto ou serviço;

(ii) atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada - marcas de certificação; e

(iii) identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade - marcas coletivas.

Requerente do registro de marca

O depositante da marca, que pode ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, deve comprovar que exerce, lícita e efetivamente, de modo direto ou através de empresa que controle direta ou indiretamente, a atividade para a qual é reivindicada a proteção dos bens ou serviços a serem identificados pela marca. Tal condição deve ser declarada no próprio requerimento do pedido de registro.

Direito de prioridade

No caso de pedido de registro de marca a ser depositado no Brasil que já tenha sido requerido em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, poderá lhe ser assegurado o direito de prioridade, desde que cumpridos os prazos estabelecidos no acordo.

Conforme preceitua o artigo 4 da Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é também signatário, o prazo para requerer a prioridade é de seis meses no caso de marca. Desta forma, é assegurado ao titular da marca a data de depósito no país de origem, sendo que qualquer fato ocorrido dentro deste prazo (entre o depósito original e o depósito no país onde se requer a prioridade), não impedirá o seu registro no Brasil.

A reivindicação de prioridade será feita e comprovada da forma prevista no artigo 127 e parágrafos da LPI.

Proteção conferida pelo registro de marca

Como via de regra, as marcas são protegidas em determinadas classes de produtos e serviços e, pelo Princípio da Especialidade das Marcas, é possível a convivência de marcas semelhantes e até mesmo idênticas para identificar produtos ou serviços totalmente distintos, visto que a proteção das marcas esgota-se nas fronteiras de suas atividades.

Neste sentido, vale ressalvar que especialmente quanto à marca de alto renome, lhe é assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade no território nacional, de acordo com o artigo 125 da LPI.

O referido artigo 125 da LPI foi regulamentado pela Resolução 121/2005, emitida pelo INPI em 06 de setembro de 2005.

Já a marca notoriamente conhecida também goza de proteção especial, mas apenas em seu ramo de atividade e independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, nos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), bem como do artigo 6 bis (I), da Convenção da União de Paris (CUP).

O Brasil adota o sistema atributivo de proteção da marca, isto é, a sua propriedade, bem como o seu direito de uso exclusivo no território nacional, adquire-se somente pelo registro validamente expedido, através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. O titular de um pedido de registro detém mera expectativa de direito, entretanto, é claro que este gozará do direito de anterioridade, visto que no exame do INPI é levado em consideração aquele que primeiro levou a registro, contando-se o dia, hora, etc.

Vale notar, entretanto, que a LPI prevê ainda o direito de precedência (artigo 129, § 1o.), segundo o qual aquele que de boa-fé usava no País, na data da prioridade ou do depósito de terceiro, marca idêntica ou semelhante para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins, há pelo menos seis meses, pode fazer prevalecer o seu direito de uso anterior.

A proteção do registro de marca no Brasil vale por 10 (dez) anos, contados da sua concessão, prorrogáveis por sucessivos períodos de dez anos, infinitamente.

Ao titular do registro de marca e ao depositante ainda é assegurado o direito de (i) ceder seu registro ou pedido de registro, (ii) licenciar seu uso e (iii) zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130, incisos I, II e III da LPI.

Necessidade de uso da marca registrada

A simples concessão do registro de marca pode não significar tranqüilidade ou direitos inatingíveis e imutáveis, ainda que a concessão tenha ocorrido sem qualquer vício que pudesse torná-lo nulo. É que o titular de um registro de marca no Brasil tem o prazo de cinco anos contados da data de sua concessão para iniciar o seu uso, sendo que, após tal período, não iniciada ou comprovada a sua utilização, poderá ser sujeitado a um processo administrativo de caducidade, que visa a extinção do registro pela falta de uso. Importante ressaltar que a marca deve ser usada da maneira que o seu registro foi concedido.

Ainda que iniciado o uso da marca após o prazo mencionado acima, caso este seja interrompido por cinco anos consecutivos, o registro estará sujeito a ser declarado caduco. O processo de caducidade pode ser instaurado por terceiro com legítimo interesse.

Tanto o titular do registro quanto eventual licenciado poderá comprovar o uso efetivo da marca, a fim de evitar que esta seja declarada caduca.

Licença de uso de marcas

No tocante à licença de uso de marca, esta pode ser celebrada pelo titular de registro ou o depositante da marca, investindo o licenciado de todos os poderes para agir em defesa da marca. Esta licença deverá ser averbada no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Entretanto, é importante notar que, segundo a LPI, para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisa estar averbado no INPI.

Crimes contra o registro de marca

Vale destacar que no Brasil as marcas estão protegidas não só na esfera cível, mas também na esfera criminal, onde a sua violação sujeita os infratores a penas que podem variar de 1 (um) mês a 1 (um) ano de prisão, conforme dispõem os artigos 189 e 190 da LPI (há projeto de lei que pretende majorar as penas para até 04 anos de prisão).

São condutas criminosas sujeitas às penas previstas na mencionada LPI:

• Reproduzir, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitá-la, de modo que possa induzir confusão;

• Alterar marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado;

• Importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ocultar ou ter em estoque (i) produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem no todo ou em parte, (ii) produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Indicações Geográficas

É importante notar, ainda, que a Lei de Propriedade Industrial brasileira, prevê a proteção das indicações geográficas, quais sejam, a indicação de procedência e a denominação de origem.

Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de local que tenha se tornado conhecido pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço.

De outro lado, considera-se denominação de origem o nome geográfico que se tornou conhecido também pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço, mas cujos fatores humanos e naturais deste local influíram na qualidade ou característica do produto ou serviço.

 

 4.2. PATENTE

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
Autor: Frank Fischer

(última atualização em 2008)

A Lei de Propriedade Industrial foi alterada com a promulgação da Lei no. 9279/96 (LPI), que entrou em vigor em 15 de maio de 1997, passando a garantir a proteção de qualquer tipo de invenção, já que uma série de proibições previstas na legislação anteriormente em vigor foram eliminadas.

Em conformidade com o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), as invenções relacionadas com produtos alimentícios, químico-farmacêuticos, medicamentos, processos de produção baseados em materiais biológicos, tais como microorganismos, materiais biológicos e os próprios microorganismos desde que sejam transgênicos, antes não privilegiáveis, passaram a ser passíveis de proteção patentária após a promulgação da LPI.

A LPI prevê ainda algumas exclusões de matérias que não podem ser patenteadas no Brasil, podendo-se citar, por exemplo, princípios ou métodos comerciais além das técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.

Modalidades de patente e requisitos de patenteabilidade

A legislação brasileira prevê dois tipos de modalidade de patente: Patente de Invenção e Patente de Modelo de Utilidade.

Para os dois tipos de modalidade é previsto um exame técnico quanto aos seguintes requisitos de patenteabilidade:

(i) Novidade: quando o invento não está compreendido no estado da técnica.

(ii) Atividade inventiva e ato inventivo:

a. Atividade inventiva no caso das patentes de invenção: A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

b. Ato inventivo no caso de patentes de modelo de utilidade: O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

(iii) Aplicação industrial: A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Ainda com relação aos requisitos de patenteabilidade, a LPI prevê o chamado "período de graça", segundo o qual é admitida a divulgação da invenção antes do depósito do pedido de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sem que isto prejudique o requisito de novidade.

Uma vez depositado junto ao INPI, o pedido ficará parado até sua publicação que deverá ocorrer após 18 meses a contar da data de depósito ou, se houver, da data de prioridade, devendo o depositante requerer o exame no prazo de 3 anos do depósito para que o INPI examine o pedido quanto aos requisitos de patenteabilidade emitindo um parecer, uma exigência, deferir ou indeferir o pedido.

Caso o pedido seja deferido, o depositante deverá pagar uma taxa final para que a Carta-Patente seja expedida, sendo que uma patente de invenção tem vigência de 20 anos e uma patente de modelo de utilidade 15 anos, sempre contados da data de depósito.

Ainda de acordo com a LPI vigente, o titular deve, a partir do início do 3º ano do depósito, pagar anuidades, que serão devidas até a expiração da patente, se concedida.

Proteção conferida pela patente

A LPI tem uma definição clara no que se refere à infração, e confere ao titular de uma patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou mesmo de importar objeto da patente, sendo ainda considerado crime que a utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

Além desses aspectos, a LPI ainda traz como elementos facilitadores para impedir que terceiros façam uso do objeto da patente a figura da infração indireta. De acordo com essa disposição legal, o titular da patente tem o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos considerados infração de patente.

Ademais, nos casos de violação de direito da patente de processo, ocorrerá a inversão do ônus da prova, devendo a parte acusada de infração comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Além das disposições previstas em lei, ainda há que se comentar que, apesar do número ainda reduzido de ações judiciais envolvendo casos de patentes, a jurisprudência tem revelado uma tendência de decisões em favor do titular da patente, o que torna uma patente um bem valioso nas atividades comerciais no Brasil.

Nesse sentido, no que se refere às medidas tomadas pelo titular de uma patente contra um potencial infrator, usualmente, o primeiro passo é o envio de uma notificação extrajudicial. No que se refere às ações judiciais em si, são previstas medidas na esfera cível visando em preliminar a abstenção imediata pelo concorrente em não mais produzir, vender, importar e expor material que viole os direitos patentários do titular, bem como a condenação no pagamento de indenização por perdas e danos, além de ação na esfera criminal visando a condenação dos infratores por crime contra a propriedade industrial.

Um aspecto a ser considerado no que se refere às infrações de patentes no Brasil, está no fato de que a LPI prevê algumas exceções aos direitos dos titulares de patentes, sendo permitido: o uso em caráter privado e sem finalidade comercial; uso com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; a preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais; e no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizar, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos.

Licença compulsória

A LPI ainda prevê a possibilidade de obtenção de licença compulsória de uma patente quando uma das seguintes situações ficar caracterizada:

(i) O titular exercer os direitos conferidos pela patente de maneira abusiva;
(ii) O titular cometer abuso de poder econômico;
(iii) O objeto da patente não for explorado no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, por falta de uso integral do processo patenteado, devendo a licença neste caso ser requerida após decorridos três anos da concessão da patente;
(iv) A comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado;
(v) Ficar configurada a dependência de patente;
(vi) Emergência nacional;
(vii) Interesse público.

No que se refere aos itens (i) e (ii), caberá ao requerente da licença compulsória o ônus da prova do abuso cometido pelo titular da patente.

Com relação ao item (iii), a LPI prevê que, em caso de inviabilidade econômica, a fabricação local poderá ser substituída por importação do produto patenteado, abrindo, no entanto, a possibilidade de importação paralela por parte de terceiros.

Ainda com relação ao item (iii), há que se observar que, dependendo da interpretação, a LPI pode ou não estar totalmente em conformidade com as determinações do TRIPS, já que este Tratado determina que "os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente".

De outro lado, uma outra forma de interpretação dessa mesma questão é baseada nas determinações da CUP, que define que "Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração". Assim, tendo em vista que a CUP prevê a possibilidade de licença compulsória por falta de exploração, e o fato de que o TRIPS determina que o artigo da CUP citado anteriormente deve ser respeitado pelos membros deste Tratado, pode-se entender que não há incompatibilidades da LPI nesse aspecto.

No que se refere ao item (iv), é previsto que mesmo que o titular explore o objeto da patente, estará sujeito à licença compulsória quando não satisfizer às necessidades do mercado, podendo tal licença ser requerida após três anos contados da concessão da patente.

Nos casos de dependência de patente conforme item (v), o objeto da segunda patente deverá constituir substancial progresso técnico em relação à primeira patente, sendo prevista a possibilidade de licença cruzada caso a licença compulsória venha ser concedida ao titular da segunda patente com base na dependência de patentes.

Com relação às possibilidades previstas nos itens (vi) e (vii), tendo em vista que a LPI não traz uma definição clara do que vem a ser "interesse ou emergência nacional", tal questão foi regulamentada pelo Decreto nº 3201 de 06.10.1999, suplementado pelo Decreto nº 4.830 de 04.09.2003.

Segundo esse Decreto, fica regulamentado que uma patente pode ser licenciada compulsoriamente nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso apenas para uso público não-comercial, desde que assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou através de licenciado, não atende a essas necessidades.

Ainda no que se refere a esse Decreto, há que se comentar que nos casos em que a licença compulsória for concedida, nos casos onde se mostre inviável a fabricação do objeto da patente por terceiro, ou pela União, poderá esta realizar a importação do produto objeto da patente dando-se preferência ao produto que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Tendo em vista que tal medida abre a possibilidade de importação de produtos fabricados por terceiros (presumivelmente de países onde não existe proteção patentária), e tal possibilidade extrapola as determinações previstas na LPI, poderia este Decreto ser contestado judicialmente por inconstitucionalidade.

Ainda segundo esse Decreto, fica prevista a obrigatoriedade de o titular transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso sob pena de nulidade de patente. Tal medida, no entanto não é prevista na LPI, de modo que esta obrigatoriedade também pode ser questionável judicialmente.

Em recente atualização do cenário acima, em 04.05.2007, o Governo brasileiro - fundamentado no Decreto nº 3201 - emitiu um novo Decreto nº 6.108, concedendo licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao medicamento Efavirenz da empresa Merck Sharp & Dohme.

De acordo com esse decreto, duas patentes nos PI1100250-6 e PI9608839-7, foram compulsoriamente licenciadas sem exclusividade e para fins de uso público não-comercial, no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids por um prazo de vigência cinco anos, podendo ser prorrogado por até igual período, fixando um valor de royalties em 1,5% sobre o custo do medicamento produzido e acabado pelo Ministério da Saúde, podendo o medicamento ainda ser importado, se necessário.

Além disso, o titular das patentes licenciadas está obrigado a disponibilizar ao Ministério da Saúde todas as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução dos objetos protegidos, devendo o Governo assegurar a proteção cabível a informações sigilosas, que venham a ser transmitidas pela Merck. Até o momento, a Merck não tomou medidas judiciais contra essa licença compulsória.

Finalmente, ainda no campo das patentes de farmacêutica, em recente Resolução de nº 45, publicada no Diário Oficial brasileiro de 24 de junho de 2008 emitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ficou estabelecido que a ANVISA examinará pedidos de patentes farmacêuticas de modo a conceder ou não sua prévia anuência para a concessão de uma patente, como determinado pelo artigo 229-C da LPI.

Este novo regulamento estabelece que a ANVISA efetuará um exame completo quanto à patenteabilidade de invenções farmacêuticas, em termos bastante similares àqueles estabelecidos na Lei de Propriedade Industrial para o pedido de patente pelo próprio INPI. Dessa forma, a partir dessa resolução, os depositantes de pedidos de patente receberão comunicados de exigências a serem emitidas pela ANVISA por carta registrada e também terão que ler o Diário Oficial da União, publicado diariamente, onde as decisões sobre a concessão ou negação de anuência serão publicadas, cabendo recurso dentro de um prazo de sessenta dias quanto às decisões negando anuência.

Registros de Desenho Industrial

A LPI assegura ao autor o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade da "forma plástica ornamental de um objeto" que proporciona "resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial".

Os registros de desenho industrial são expedidos sem exame quanto aos requisitos de registrabilidade em poucos meses, em média de 2 a 3 meses, após o depósito e tem uma vigência de até um máximo de 25 anos.

Uma vez registrado o desenho industrial, o titular já pode fazer valer os seus direitos, entrando inclusive em juízo contra eventuais infratores. Entretanto, tendo em vista que o registro é concedido sem exame, é recomendável que após a concessão do registro se requeira ao INPI a realização do referido exame oficial. Com a obtenção de um parecer favorável emitido após o término do exame (é finalizado em cerca de 1 a 2 meses), a situação do titular perante os infratores é consideravelmente fortalecida.

Tendo em vista a celeridade com que os casos de Registro de Desenho Industrial têm sido concedidos e analisados, a proteção dos produtos no Brasil nessa categoria mostra ser uma excelente ferramenta competitiva.

 

4.3. TECNOLOGIA

Dannemann, Siemens, Bigler & Ipanema Moreira
Autora: Marina Inês Fuzita Karakanian

(última atualização em 2008)

Um dos pontos de grande interesse no ramo da propriedade intelectual é o tema da tecnologia (não-patenteada), visto que o Brasil, como país em franco desenvolvimento, vem continuamente recebendo novas tecnologias advindas do exterior com o intuito de melhor capacitar-se economicamente. É através dos contratos de transferência de tecnologia, que as partes nacional e estrangeira negociam e regulam tais interesses.

Contratos de Transferência/Fornecimento de Tecnologia (FT)

A partir do início da década de 70, a promoção da entrada de tecnologia no Brasil foi localmente regulamentada, nomeando-se o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) como órgão público autorizado a intervir nos contratos de transferência de tecnologia e demais contratos que envolvam direitos de propriedade industrial (i.e., licença de exploração de patente, licença de uso de marca, contrato de franquia, contrato de assistência técnica, etc.).

Por meio, especialmente, da Lei no. 5.648/70 e do Ato Normativo no. 15/75, o INPI adotava posição extremamente intervencionista nos contratos de transferência de tecnologia, que acabavam por tornar os processos de averbação contratual longos, com exigências que eram emitidas através de regras e interpretações próprias deste instituto.

A partir da década de 90, a economia brasileira foi se abrindo, permitindo-se cada vez mais a entrada de novas tecnologias provenientes de países desenvolvidos. Com a Lei no. 8.383/91, artigo 50, tornou-se possível a remessa de pagamentos entre subsidiária e matriz (controlada e controladora) decorrente de contratos de transferência de tecnologia (e demais licenças de propriedade industrial) assinados, averbados pelo INPI e registrados no Banco Central do Brasil (Bacen) posteriormente a 31 de dezembro de 1991. Ainda permanece como não aceita a remessa de pagamentos entre filial e matriz, segundo a legislação brasileira.

Com o advento, especialmente, do Ato Normativo no. 120/93 e da Lei no. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), determinou-se expressamente um posicionamento mais liberal do INPI na averbação/registro de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade industrial.

Não obstante a competência do INPI estar atualmente limitada, por lei, à análise dos aspectos formais e à validade dos direitos de propriedade industrial envolvidos nos processos de averbação/registro dos contratos, este instituto cria regras próprias de interpretação sem aviso prévio, continuando a emitir exigências. Fato este que torna o procedimento no INPI lento e burocrático.

Algumas das previsões nos contratos de transferência de tecnologia que não são aceitas pelo INPI:

Retorno/devolução à Fornecedora (empresa estrangeira) dos conhecimentos tecnológicos recebidos pela Receptora (empresa brasileira), e cessação do uso da tecnologia quando do término do contrato. O INPI não admite o conceito de "licença de tecnologia", mas somente de transferência. Neste sentido, para este instituto, uma vez transferida a tecnologia à empresa nacional, esta incorpora aquela, não podendo ser mais devolvida.

As remessas de pagamento decorrentes de contratos entre empresas com vínculo acionário, em que a contratante (domiciliada no exterior) mantém direta ou indiretamente controle do capital com direito a voto da contratada (com sede no Brasil), não poderão ultrapassar os limites de dedutibilidade fiscal previstos na Portaria do Ministério da Fazenda no. 436/58.

O INPI não admite pagamentos retroativos nos contratos de transferência de tecnologia. Admite-se a retroação somente até a data do protocolo do pedido de averbação do contrato no INPI, ou seja, a data de início de validade do certificado de averbação será a data do protocolo do contrato no INPI. Os royalties poderão, então, somente ser computados a partir desta data, e remetidos após o registro do contrato no Bacen. Tal entendimento advém da interpretação dada pelo INPI à Decisão no. 9/2000 da Secretaria da Receita Federal. Ultimamente o INPI vem aceitando a retroatividade de cômputo de royalties por até sessenta dias caso o contrato submetido à averbação tenha sido assinado neste prazo.

Conforme preceitua o artigo 211 da Lei 9.279/96, os contratos de transferência de tecnologia devem ser averbados pelo INPI. A averbação destes contratos tem como finalidade: (i) tornar possível a remessa de pagamentos para o exterior, desde que observadas as regras cambiais e tributárias; (ii) permitir a dedutibilidade fiscal destes pagamentos, desde que observadas a legislação tributária; (iii) validade contra terceiros.

O INPI admitirá o prazo máximo de 5 (cinco) anos de validade da averbação (e, conseqüentemente, de remessa de royalties) dos contratos de transferência de tecnologia, prorrogáveis até por mais 5 (cinco) anos, desde que justificada a necessidade de continuar a receber a tecnologia. Tal entendimento pauta-se no artigo 12, § 3o. da Lei no. 4.131/62.

Outros contratos relativos à Propriedade Industrial

Além dos contratos de transferência de tecnologia, deverão ser levados para a averbação do INPI os contratos cujo objeto seja a licença de uso de direitos de propriedade industrial. Segundo o Ato Normativo no. 135/97, são averbáveis pelo INPI:

Contratos de Exploração de Patentes;

Contratos de Uso de Marcas;

Contratos de Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos;

Contratos de Prestação de Assistência Técnica e Científica; e

Contratos de Franquia (Lei 8.955/94).

Após a averbação/registro do respectivo contrato no INPI, faz-se necessário o registro no Bacen para que se torne possível a remessa de royalties para o exterior, bem como a dedutibilidade fiscal desses pagamentos.

Os limites de dedutibilidade fiscal estão previstos na Portaria do Ministério da Fazenda no. 436/58, que variam de 1% a 5% dependendo do produto envolvido. No caso de contratos entre controlada e controladora, estes limites de dedutibilidade serão os mesmos para remessa de royalties, conforme interpretação dada pelo INPI ao artigo 50 da Lei 8.383/91.

No caso de licença de uso de marca, o limite de dedutibilidade é de 1% sobre a receita líquida de venda dos produtos contratuais, desde que o uso da marca não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação (inciso II da Portaria MF 436/58). Neste sentido, o INPI não permite a remessa de royalties para o exterior, por licença de uso de marca, se houver concomitantemente uma licença de exploração de patente e/ou um contrato de transferência de tecnologia relacionado aos mesmos produtos.

Os contratos relativos a direitos de propriedade industrial só terão eficácia em relação a terceiros após averbação no INPI. A averbação destes contratos tem, além da admissibilidade de remessa e dedução fiscal dos royalties - na hipótese dos contratos onerosos, os seguintes efeitos:

a) Garantia do direito exclusivo concedido ao licenciado, na hipótese de contratos de licença a título exclusivo; e

b) Legitimação do licenciado para figurar como parte em ações judiciais relativas à marca e patente, seja isoladamente, seja como litisconsorte do licenciador, se o contrato assim permitir.

Cabe observar que, no regime da lei atual, a averbação de contratos de licença de marca ou de patente não constitui condição de eficácia de uso da marca ou da patente por terceiros, desde que o titular possa comprovar que o usuário detém a autorização.

Contratos de Software

No que se refere aos contratos de software, somente os de transferência de tecnologia de programa de computador é que deverão ser levados a registro no INPI, para que produzam efeitos em relação a terceiros (artigo 11, da Lei de Software - no. 9.609/98). Para tornar possível a remessa de royalties decorrentes deste tipo de contrato, faz-se necessária a sua averbação no INPI e registro no Bacen.

Segundo o parágrafo único do artigo 11, da Lei de Software, para o registro de contrato de transferência de tecnologia de programa de computador, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor da tecnologia, da documentação completa, em especial do código fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

Já no tocante às licenças de software, estas não necessitam passar pelo crivo do INPI, podendo suas remessas de royalties ser feitas diretamente através de banco comercial credenciado pelo Bacen.

Tributação

No tocante à tributação dos contratos de transferência de tecnologia e outros relativos à propriedade industrial, entre empresas nacionais e estrangeiras, existe a possibilidade de incidência: do Imposto de Renda na Fonte (IRF) - 15%; da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) - 10% com possibilidade de crédito nos contratos de licença de marca e patente; do Imposto sobre a Importação de Serviços (ISS-Importação) - alíquota máxima de 5%; da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/PASEP-Importação) - 1,65%; da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação) - 7,6% ; do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - alíquota reduzida para 0%; da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF) - 0,38%.

A constitucionalidade e a efetiva aplicação de alguns dos tributos acima ainda são questionáveis, e podem ser sujeitas à revisão pelo Poder Judiciário brasileiro.

 

4.4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dannemann, Siemens, Bigler & Ipanema Moreira
Autoras: Daniela Thompson S. Martinez e Marina Inês Fuzita Karakanian

(última atualização em 2008)

Além dos contratos de transferência de tecnologia, o INPI fará também o registro dos contratos ou faturas relativos a serviços de assistência técnica (SAT).

Com relação à assistência técnica, pairam dúvidas sobre quais são os serviços técnicos averbáveis pelo INPI. Este Instituto tende a observar os seguintes critérios para averbação: (i) se os serviços detêm natureza técnica; (ii) se os serviços são destinados à atividade fim da empresa receptora; (iii) se os serviços configuram transferência de tecnologia.

Segundo informação disponibilizada no site do INPI (www.inpi.gov.br), são averbáveis contratos ou faturas na modalidade de SAT (Serviço de Assistência Técnica) "que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados".

Ainda no site do INPI (www.inpi.gov.br) é possível encontrar uma relação de atividades/ serviços dispensados de averbação por este instituto, por não caracterizarem transferência de tecnologia, a saber:

• Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);

• Beneficiamento de produtos;

• Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação;

• Consultoria na área financeira;

• Consultoria na área comercial;

• Consultoria na área jurídica;

• Consultoria visando participação em licitação;

• Estudos de viabilidade econômica;

• Serviços de "marketing";

• Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios;

• Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de "help-desk";

• Licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, conforme Art. 11, da Lei no 9609/98;

• Aquisição de cópia única de software;

• Distribuição de software.

Recentemente o INPI passou a dispensar de averbação serviços técnicos relacionados a software, quando não há/ houve transferência do código fonte.

O pedido de averbação de contrato ou fatura relativos à prestação de serviços de assistência técnica deve conter a descrição dos serviços, o prazo de prestação dos mesmos, a discriminação do valor em homem/ hora ou homem/ dia, a quantidade e categoria dos técnicos envolvidos e a quantidade de horas/ dias trabalhados para serem passíveis de aprovação pelo INPI.

A essa categoria contratual cabem as mesmas observações legais relativas a contratos de transferência de tecnologia no tocante aos efeitos da averbação, prazos e limites de remessa e dedutibilidade. Como exceção à regra, o INPI vem admitindo a retroatividade de pagamento por serviço técnico prestado/ devido anteriormente ao protocolo do pedido de averbação.

Finalmente, vale mencionar que contratos de rateio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), os chamados "cost-sharing", não são mais averbados pelo INPI, face ao Ato Normativo 135/97, que revogou o Ato Normativo 116/93 - este último que permitia a averbação dos contratos de "cost-sharing".

Com relação à tributação de serviços averbáveis pelo INPI, além da CIDE, passaram a ser devidos pela empresa brasileira (estabelecimento tomador ou intermediário do serviço) o ISS, conforme LC 116/2003, assim como o PIS/ COFINS, de acordo com a Lei 10.865/2004 (cuja constitucionalidade também é passível de ser questionada), onerando demasiadamente a importação de serviços.

O Imposto de Renda também é devido sobre o valor do serviço, sendo que há possibilidade de escolha do responsável pelo ônus fiscal, de acordo com o artigo 725, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) -Decreto 3.000/99.

 

4.5. DIREITOS AUTORAIS

Momsen, Leonardos & Cia.
Gabriela Muniz Pinto

(última atualização em dezembro/2009)

4.5.1. Direitos Autorais (Direitos de autor e Direitos Conexos)

De início, mister esclarecer quanto à nomenclatura adequada ao instituto em cotejo, que a par das diferenciações estabelecidas pela mais abalizada doutrina, as expressões "direitos autorais", "direito autoral" e "direito de autor" são, em verdade, muitas vezes utilizadas como sinônimas sem maior rigor classificatório. Todavia, seguindo a orientação de nossa legislação específica dedicada à matéria, qual seja, a Lei n 9.610, de 19.02.1998 (LDA), adotaremos nesse trabalho a expressão "direito autoral" ou "direitos autorais" como o gênero do qual são espécies o "direito de autor" e os que lhe são "conexos" (cf. artigo 1 da referida lei).

O instituto dos direitos autorais, ao lado dos direitos industriais, insere-se na disciplina da Propriedade Intelectual, que trata dos chamados "direitos intelectuais". Estes são direitos que recaem sobre as criações humanas, manifestadas em formas sensíveis, estéticas ou utilitárias, sendo, portanto, dotados de finalidade estética ou prática.

Assim, a Propriedade Intelectual é o ramo do direito que se biparte no estudo e regulamentação dos direitos autorais e dos direitos industriais ou direito de propriedade industrial, dando origem a dois diferentes sistemas jurídicos de proteção especiais.

4.5.2. Conceito e Natureza Jurídica

Muitas são as definições doutrinárias de Direito Autoral, cabendo aqui transcrever os ensinamentos de alguns dos estudiosos da matéria.

Em síntese, Carlos Alberto Bittar entende que:

"(...) o Direito de Autor ou Direito Autoral é o ramo do Direito Privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências".

Para Antônio Chaves , o Direito Autoral seria:

"(...) o conjunto de prerrogativas que a lei reconhece a todo criador intelectual sobre suas produções literárias, artísticas ou científicas, de alguma originalidade: de ordem extrapecuniária, em princípio, sem limitação de tempo; e de ordem patrimonial, ao autor, durante toda a sua vida, com o acréscimo, para os sucessores indicados na lei, do prazo por ela fixado.
Distinguem-se nele, duas esferas de atribuições: de um lado, as que pertencem ao denominado direito moral, que consiste no direito ao reconhecimento à paternidade da obras, no direito de inédito, no direito à integridade da sua criação, no de modificar a obra, de acabá-la, de opor-se a que outrem a modifique, etc; de outro, as de natureza patrimonial, que se cifram na prerrogativa exclusiva de retirar da sua produção todos os benefícios que ela possa proporcionar, principalmente pela publicação, reprodução, representação, execução, tradução, recitação, adaptação, arranjos, dramatização, adaptação ao cinema, à radiodifusão, à televisão, etc."

Nota-se ser revestido de grande complexidade o conceito estabelecido por Antonio Chaves, do qual já se podem extrair considerações acerca da natureza híbrida desse direito.

Em sua origem, entendia-se ter o Direito Autoral íntima ligação com o Direito Civil, sendo inserido neste ramo do direito. Atualmente, prevalece o entendimento quanto à sua autonomia científica, sendo considerado uma verdadeira especialidade.

Diversas teorias surgiram ao longo da História a respeito da natureza jurídica do Direito Autoral, cuja determinação constitui um problema clássico, que remonta ao século XVIII. Destacam-se dentre elas as duas principais correntes que se confrontavam no início do século passado: a teoria monista e a teoria dualista.

Os monistas entendiam ser única a natureza do Direito Autoral, que se tratava ou de um direito exclusivamente de propriedade (ainda que intelectual), ou de um direito exclusivamente de personalidade. Os doutrinadores ingleses e alemães eram os adeptos da doutrina da propriedade, ao passo que à doutrina da personalidade se filiaram os juristas franceses.

Os dualistas, por sua vez, defendiam a natureza dúplice do Direito Autoral, composto de direitos de natureza moral ao lado de direitos de natureza patrimonial, tendo esta teoria se iniciado com os juristas franceses e italianos, dentre outros de origem latina.

Com o avanço do progresso científico e dos estudos jurídicos, essas teorias foram aos poucos sendo abandonadas, revelando-se insuficientes para elucidar as especificidades do direito em cotejo.

Hoje em dia, superadas as discussões doutrinárias a respeito do enquadramento do Direito Autoral como direito de propriedade ou direito de personalidade, pacificou-se o entendimento de que o mesmo se caracteriza como um direito sui generis, resultado da inter-relação de direitos de ordem moral e direitos de ordem patrimonial. Não se trata de direito de propriedade pura e simples, tampouco de direito de personalidade, revestindo-se de características tanto de cunho pessoal, como de cunho pecuniário e constituindo, assim, uma nova modalidade de direitos privados.

O caráter híbrido do Direito Autoral resulta de fatores diversos e de elementos estruturais peculiares, tais como a natureza especial da obra intelectual e do próprio regulamento que disciplina sua proteção, determinado que é por essa natureza especial. Por isso, requer seja considerado um direito autônomo, a ser regulado por legislação específica.

Ao mesmo tempo em que a obra intelectual constitui emanação do espírito e da personalidade do seu criador, com ele estabelecendo vínculo indissociável, é também considerada um bem de valor econômico, como tal passível de exploração. Dessa forma, o Direito Autoral possui faculdades de ordem moral e de ordem patrimonial, bipartindo-se nestes dois feixes de direitos que, por sua natureza e finalidade, estão, no entanto, intimamente ligados, formando um conjunto incindível.

O Direito Autoral é, pois, direito especial, destinado à defesa dos vínculos tanto pessoais como patrimoniais do autor com a obra, merecendo disciplina jurídica própria, apartada das codificações, a exemplo do que ocorre em diversos ordenamentos jurídicos atuais.

Com efeito, a autonomia científica do desse direito se justifica pela sua especificidade, dotado que é de características próprias que o distinguem dos demais direitos privados, facilmente identificáveis pela doutrina, jurisprudência e legislação, em nível nacional e internacional.

Quanto à evolução normativa no Direito Autoral, ressalte-se que no Brasil um marco relevante foi o advento da (agora já revogada) lei autoral n 5.988, de 14.12.1973. Até então, a matéria era regulada no Código Civil de 1916, sob a epígrafe "Propriedade Literária, Científica e Artística" (arts. 649 a 673), e atualmente se rege a disciplina pela Lei 9610/98.

Saliente-se, outrossim, que aos poucos esse ramo do direito vem adquirindo autonomia didática, embora ainda sejam poucos os cursos jurídicos que ministrem a matéria de forma independente e sistemática.

4.5.2.1. Facetas do Direito Autoral

Como visto, o Direito Autoral se reveste de componentes morais e patrimoniais relacionados aos vínculos do autor com sua obra, identificados como direitos morais e direitos patrimoniais.

Essas duas facetas do Direito Autoral, cada qual com características e funções próprias, entrelaçam-se e complementam-se para proteção do autor quanto à criação, materialização e utilização da obra, constituindo o conteúdo uno e incindível de tal direito

4.5.2.1.1. Direitos Morais do Autor

Os direitos morais do autor destinam-se à proteção da personalidade do criador, em reconhecimento de seu esforço e do próprio resultado criativo, verdadeira exteriorização de sua personalidade. Nesse sentido, convém observar que o caráter moral do direito de autor se mostra a ele inerente pelo fato de que a obra autoral em si é um bem inestimável economicamente. Constituem esses direitos, portanto, os vínculos perenes do criador com sua obra para defesa de sua personalidade.

Nascem com a própria criação da obra intelectual e perduram por toda a existência da mesma, produzindo seus efeitos, haja vista a função primordial de manterem o vínculo entre ela e o seu criador. Ressalte-se, pois, que há direitos morais que se transmitem aos sucessores do autor.

Alguns dos direitos morais surgem com a simples materialização da obra (tais como o direito ao inédito, o direito à paternidade, o direito à nominação), ao passo que outros emergem apenas da comunicação da obra ao público (direito à integridade, direito à modificação e direito à reivindicação da obra).

Como características fundamentais desses direitos, podem-se destacar as seguintes: pessoalidade (caráter personalíssimo), inalienabilidade e indisponibilidade, perpetuidade (sobrevivem à morte do autor e, inclusive, à expiração dos direitos patrimoniais do autor, quando a obra cai em domínio público), imprescritibilidade (podem ensejar a prestação jurisdicional a qualquer tempo), impenhorabilidade (não comportam constrição judicial) e irrenunciabilidade, sendo nula de pleno direito a cláusula contratual que visar negociar tais direitos. São, ainda, transmitidos por sucessão, salvo aqueles ligados à própria pessoa do criador, que segundo a lei brasileira (Lei n 9.610/1998 - LDA) são os direitos à modificação e à retirada de circulação da obra.

De fato, qualquer contrato que envolva os direitos morais de autor será desprovido de eficácia por ofensa às normas de ordem pública que os regulam.

O artigo 24 da LDA enumera os direitos morais de autor, dentre os quais se destacam os seguintes: direito à paternidade da obra (direito de ligar o nome do autor à sua criação), direito ao inédito (direito de não divulgar ou comunicar a obra), direito à nominação (direito de dar nome, pseudônimo ou qualquer outro sinal identificador de autoria à obra), direito à integridade da obra (direito de impedir a modificação ou a prática de qualquer ato que possa atingir o autor em sua honra ou reputação), direito de modificação, direito de retirada de circulação da obra (ou direito de arrependimento) ou direito de suspensão de qualquer forma de utilização já autorizada, estes dois últimos desde que a utilização ou a circulação implicar afronta à sua reputação ou honra, sendo ressalvadas, quando cabíveis, indenizações a terceiros. Tais condições envolvem aspectos tanto subjetivos como objetivos, sendo objeto de muitas discussões quanto à sua interpretação.

4.5.2.1.2. Direitos Patrimoniais do Autor

Os direitos patrimoniais do autor consubstanciam a defesa dos interesses do autor na utilização econômica da obra intelectual, por todo e qualquer meio possível. Também nascem com a criação da obra, manifestando-se com a comunicação da mesma ao público.

Tais direitos advêm do monopólio de utilização outorgado ao autor com vistas à exploração econômica da obra, sendo esta exclusividade temporária, relativa e limitada.

Portanto, os direitos patrimoniais do autor constituem a faculdade de uso, gozo e fruição da obra, no todo ou em parte, exclusiva do autor, que deles pode dispor, a qualquer título, transmitindo-os a terceiros, no todo ou em parte, entre vivos ou por sucessão. São, pois, direitos de natureza exclusiva, na medida em que o autor é o único a poder fazer valer tais prerrogativas. Desse direito de exclusividade surge a necessidade de prévia e expressa autorização do autor para que terceiros possam fazer qualquer uso econômico da obra intelectual protegida.

Nos termos do artigo 3º da LDA, os direitos patrimoniais do autor são considerados bens móveis, justamente de modo a tornar possível a sua disposição. Ao contrário dos direitos morais de autor, são direitos de caráter real, são alienáveis, temporários, penhoráveis (com as ressalvas legais - artigo 76 da LDA) e prescritíveis.

Dessa forma, os direitos patrimoniais de autor podem ser negociados, temporária ou definitivamente. Através das negociações de tais direitos, ou seja, de sua utilização autorizada por terceiros, poderá o autor auferir os benefícios econômicos de sua criação intelectual, constituindo este, em última análise, um dos precípuos objetivos do Direito Autoral.

Nesse sentido, cumpre observar que os direitos patrimoniais são independentes entre si e, conseqüentemente o são as diferentes modalidades de utilização das obras intelectuais. Esse princípio enunciado no artigo 31 da lei autoral brasileira (LDA) é de extrema importância, uma vez que dele resulta que a negociação de uma prerrogativa patrimonial não implica a necessária negociação de outra. A aplicação lógica deste princípio subsume-se na questão da interpretação restritiva dos negócios jurídicos envolvendo direitos autorais (art. 4º da mesma lei), de tal forma que permanecem com o autor os direitos patrimoniais não expressamente transferidos a outrem ou aquelas modalidades de utilização da obra não previstas ou não existentes quando da negociação.

Como exemplos de direitos patrimoniais do autor destacam-se os direitos de reprodução (decorrente da comunicação indireta da obra ao público, através, por exemplo, de: impressão, gravação, fotografia, gravação mecânica, cinematográfica ou magnética, reprodução por satélites de comunicação), o direito de representação, dentre outros.

4.5.3. Direito Internacional

A propriedade intelectual tem caráter cosmopolita, universal, natureza excepcional e essência imaterial, não localizável por meios e critérios costumeiros. Em possuindo esse caráter internacional, é objeto de tratamento diferenciado, que tem como base a Convenção de Berna, da qual se tratará mais adiante.

O Direito Autoral sempre clamou por reconhecimento internacional, de modo a se efetivar a proteção pretendida. Com a evolução dos meios de comunicação na modernidade, a necessidade de proteção internacional agravou-se ainda mais.

Em breve apanhado histórico, cumpre notar que na Antiguidade não se chegou a conhecer o Direito Autoral tal como hoje se o consagra. Foi na Idade Media, mais precisamente com a descoberta da imprensa e, assim, a possibilidade de multiplicação dos escritos, que houve o marco decisivo para o surgimento do Direito Autoral. Nasceram nessa época os privilégios concedidos pelo monarca aos editores, que eram verdadeiros monopólios temporários para exploração econômica da obra. Nada ainda se falava sobre direito de autor, embora os autores já clamassem por proteção.

Assim, diante da insuficiência do sistema e das reivindicações dos autores quanto à necessidade de serem remunerados pela exploração de suas obras, surgiu em 1710 por ato da rainha Ana da Inglaterra, a primeira lei que reconhecia o direito, o Statute of Anne ou o chamado Copyright Act.

Leis posteriores passaram a conferir algum direito aos autores, tal como o Federal Copyright Act, de 1790 e as leis francesas de 1793.

A Revolução Francesa, marco dos direitos individuais, inspirou o reconhecimento da outra faceta do direito autoral, qual seja, o seu aspecto moral. Na realidade, foi a doutrina alemã que a manifestou inicialmente, através da concepção do delito de contrafação, independentemente do privilégio concedido. Posteriormente, a jurisprudência francesa encarregou-se de sedimentá-la. A partir daí, os direitos internos começaram a legislar sobre direitos autorais e propriedade industrial.

A dificuldade de se revelar a natureza jurídica dos direitos autorais se refletiu nas legislações internas e convenções internacionais. Com o surgimento dos códigos, esse problema se agravou, pois não se sabia onde tratar tais direitos.

Ressalte-se que desde o início dois sistemas jurídicos diversos regendo os direitos autorais se confrontaram: o sistema anglo-saxônico, que denomina os direitos de autor de copyright, e o sistema europeu, que se refere ao droit d´auteur ou diritto d´autore.

O copyright, cuja origem se vincula ao surgimento da imprensa, precedeu o direito de autor, correspondente apenas à exploração econômica da obra. O droit d´auteur, por sua vez, surgiu alguns séculos depois, inspirado pelos princípios da Revolução Francesa, tendo se irradiado por toda a Europa e, posteriormente, pelos países da América Latina, tal como o Brasil.

Portanto, o sistema do copyright, vigente nos países anglo-saxões, privilegia os componentes patrimoniais do direito autoral, ao passo que o sistema europeu, de origem francesa, vigora nos países de tradição romana, nele sobrelevando as prerrogativas de ordem moral e o caráter personalíssimo do Direito Autoral.

Ocorre que o esforço dos autores para legislar na ordem interna era insatisfatório. A falta de proteção, em alguns países, e a diferença entre os sistemas existentes dificultavam a eficácia da proteção. Assim, foi-se buscando uma proteção internacional, composta de normas materiais e de caráter procedimental. De fato, o Direito Autoral foi objeto de grande mobilização no plano internacional.

Nesse contexto, os esforços da comunidade internacional, que almejava proteção tanto aos aspectos morais, quanto aos aspectos patrimoniais da obra intelectual, culminaram no aparecimento do primeiro grande acordo internacional sobre direitos autorais, a Convenção de Berna, de 1886, cujos princípios permanecem atuais e em vigor. Após várias revisões, continua a ser o instrumento que serve de referência ao Direito Autoral internacional, tendo orientado as convenções internacionais posteriores a respeito da matéria.

Em conjunto, a Convenção de Berna e a Convenção de Paris (1883), que regula a propriedade industrial, refletem o modelo dicotômico que preconizava a divisão da Propriedade Intelectual em duas partes. Essa dicotomia foi incorporada no Código Civil brasileiro de 1916, que separou a propriedade industrial e os direitos autorais. No entanto, tal visão histórica foi superada em 1967 com a criação da OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), que deu origem ao modelo moderno, segundo o qual a Propriedade Intelectual é um conjunto uno de direito complexos. Assim como a Convenção de Paris, a Convenção de Berna é atualmente administrada pela OMPI.

Destaca-se, ainda, a Convenção Universal de Genebra, de 1952, cuja redação foi liderada pelos Estados Unidos da América e a que aderiram à maioria dos países signatários da Convenção de Berna, como o Brasil. Sua administração compete à UNESCO e sua última revisão data de 1971.

Outras convenções internacionais regulando direitos autorais se sucederam, tais como: a Convenção de Roma para a proteção dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão, de 1961, que é administrada pela UNESCO, pela OMPI e OIT; a Convenção para proteção dos produtores de fonogramas contra a reprodução não autorizada de seus fonogramas, assinada em 1972 em Genebra e administrada pela OMPI; a Convenção para proteção dos sinais transmitidos por satélites de comunicação, assinada em Bruxelas em 1974; e a Convenção que instituiu a OMPI, de 1967.

Por fim, cumpre apontar que com a inclusão de temas de Propriedade Intelectual na Rodada do Uruguai do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), importante foro de discussão de questões sobre comércio internacional que resultou na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), surgiu em 1994 o TRIPS - Acordo relativo aos Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

O TRIPS, anexo ao Acordo Constitutivo da OMC, foi promulgado no Brasil pelo Decreto nº 1355 de 1994, contribuindo para grande avanço no tratamento jurídico internacional e interno da Propriedade Intelectual como um todo.

Especificamente quanto ao Direito Autoral, a grande inovação trazida pelo TRIPS diz respeito à proteção aos programas computador, passando a reconhecê-los internacionalmente como obras literárias, nos termos da Convenção de Berna.

4.5.4. Direito Positivo Brasileiro

Tentativas de redação de um estatuto civil a regular o direito de autor no Brasil fracassaram na época do Império e mesmo após a independência permaneceram em vigor os privilégios de impressão por longo período.

No Código Criminal de 1831, todavia, já se reconhecia a proteção ao aspecto moral do Direito Autoral através da tipificação do delito de contrafação.

Outra lei anterior merece destaque, qual seja, a lei que instituiu os cursos jurídicos, datada de 1827, atribuindo aos lentes privilégio sobre suas aulas.

Em meio ao fracasso dos diversos projetos para regulamentação do Direito Autoral, foi editada a Lei nº 496, de 1898, inspirada no projeto de Medeiros e Albuquerque, que veio a definir e garantir os direitos autorais. A partir de então, várias leis foram surgindo a respeito da matéria, em paralelo ao movimento internacional nesse sentido.

O grande avanço nessa área ocorreu com o Código Civil de 1916, que lhe dedicou um capítulo intitulado "Da Propriedade Literária, Científica e Artística" (arts. 649 a 673), na parte referente ao Direito de Propriedade, seguindo orientação até então prevalecente.

Quanto às Constituições Brasileiras, todas elas conferiram proteção ao Direito Autoral, com exceção da Constituição de 1824 e da Carta de 1937. Em verdade, a Constituição Federal de 1988, atualmente em vigor, consolidou o tratamento da matéria, erigindo os direitos autorais à categoria de direitos fundamentais, sobre eles dispondo em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII.

A Constituição de 1988 reafirmou o direito de exclusividade do autor sobre sua obra e trouxe grande conquista para o direito brasileiro ao conferir tutela específica ao direito de arena, que constitui o direito ao conjunto do espetáculo (e não sobre as participações individuais). Ressalte-se , nesse sentido, que a chamada "Lei Pelé" (Lei nº 9615/1998) contém normas gerais sobre o desporto, anteriormente tratado pela "Lei Zico" (Lei nº 8672/1993).

Conforme já mencionado, em 1973 foi promulgada a Lei nº 5.988, que veio a regular os direitos autorais no país, atendendo os reclamos da doutrina pátria no sentido de que seu tratamento fosse excluído do Código Civil e consolidado em diploma autônomo.

A partir dessa lei, outros diplomas legais foram editados em matéria de direitos autorais, certas vezes modificando alguns de seus dispositivos, embora não tenha sido este um período de grandes produções legislativas. A Lei nº 5.988/1973 ficou em vigor durante mais de vinte anos e, após diversos projetos e muito lobby, foi revogada expressa e totalmente pela lei atual, a Lei nº 9.610, de 19.02.1998 (LDA).

A nova Lei nº 9.610/1998 introduziu uma série de conquistas no tratamento da matéria, não obstante a pertinência de certas críticas ao seu texto. Em verdade, refletindo a preocupação em preservar a orientação seguida desde a Convenção de Berna, manteve os institutos pioneiros da lei anterior e os princípios constitucionais introduzidos pela Constituição de 1988, de tal forma que não obstante determinadas exclusões, seu caráter inovador deve-se particularmente à sistematização e à atualização da lei anterior. Convém apontar, nesse sentido, ter sido mantido caráter dúplice dos direitos autorais, em razão do conjunto formado pelos seus componentes patrimoniais e morais.

Convém apontar que também estão em vigor no país os seguintes diplomas sobre direitos autorais: as referidas Convenções de Berna e de Genebra, promulgadas respectivamente pelos Decretos nºs 75.699, de 1975 e 76.905, também de 1975, o TRIPS, através do referido Decreto nº 1355, de 1994 que o promulgou, os artigos 184 a 186 do Código Penal, com nova redação dada pela Lei nº 10.695 de 2003, os artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal, dentre outros diplomas internos e tratados Internacionais a que o Brasil tenha aderido.

4.5.4.1. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998

Cumpre considerar alguns dos importantes temas e preceitos tratados pela nova lei.

Saliente-se, como visto, que a Lei nº 9.610/1998 se dedica a regulamentar os direitos de autor e os que lhe são conexos, conforme previsto no seu artigo 1º.

4.5.4.1.1. Tratamento ao estrangeiro

O artigo 2º da Lei nº 9.610/1998 estabelece, no caput, que aos estrangeiros domiciliados no exterior será assegurada a proteção aos direitos autorais nos termos dos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. Em seu parágrafo único, determina a aplicação da referida lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção dos direitos autorais ou equivalentes.

4.5.4.1.2. Definições importantes

A lei estabelece em seu artigo 5º algumas definições que podem orientar a interpretação quanto à sua aplicação, as quais, no entanto, são objeto de críticas por parte de alguns doutrinadores. Nesse sentido, convém observar que lhe faltou definir o importante conceito de plágio, prática tão corrente e cuja prevenção e repressão estão no cerne de toda legislação autoral.

4.5.4.1.3. Autoria e Titularidade

A proteção à obra intelectual pelo Direito Autoral nasce com a sua criação, entendida esta como a inserção no mundo exterior de forma original. Em princípio, portanto, o autor é o próprio criador da obra, pessoa física de cujo esforço intelectual resulta.

No entanto, em se tratando da proteção aos direitos autorais, a expressão autor pode suscitar uma série de dúvidas a respeito de seu real significado: seria o criador intelectual da obra, o titular originário desta ou o seu titular atual?

Há situações em que se enquadra cada um desses conceitos, o que passamos a esclarecer em linhas gerais.

O princípio estabelecido pela Lei nº 9.610/1998, em seu artigo 11, caput, é o de que o autor é a pessoa física criadora da obra literária, artística ou científica, ou seja, aquela que dá origem a uma obra do espírito. Esta é, pois, a regra geral quanto à autoria das obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral brasileiro.

Nesse sentido, a autoria independe de qualquer condição, seja idade, estado ou condição mental, podendo ser criador intelectual o menor, o silvícola, o pródigo e o doente mental, embora fique o exercício dos direitos autorais sempre sujeito às regras do Direito Civil.

Quanto ao autor estrangeiro, sua proteção encontra-se disciplinada pelo artigo 2º da lei, conforme item 4.5.4.1.1. supra.

No parágrafo único, o referido artigo 11 consagra uma exceção ao estabelecer a possibilidade de as pessoas jurídicas se tornarem sujeitos de direitos autorais nos casos previstos na mesma lei.

Dessa forma, pessoas jurídicas excepcionalmente podem ser titulares de direitos autorais, tanto por via originária, como se dá através da criação, quanto por via derivada, nos casos em que há transferência de direitos, conforme adiante será elucidado.

De fato, não há em nosso ordenamento jurídico qualquer óbice a que seja a pessoa jurídica titular de direitos e obrigações, podendo esse entendimento estender-se aos direitos autorais, desde que respeitadas as limitações, tal como quanto ao fenômeno físico da criação, que sempre ficará a cargo de pessoas físicas executoras. Aliás, essa é a orientação adotada nas legislações de diversos países.

A obra coletiva é exemplo típico de titularidade originária que pode ser atribuída a uma pessoa jurídica. O referido artigo 5º da lei a define em seu inciso VIII, letra h, como "a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma".

Os direitos patrimoniais de autor sobre a obra coletiva competem ao seu organizador, pessoa física ou jurídica, sendo assegurada proteção às participações individuais, incluindo a respectiva remuneração, nos termos do artigo 17 da lei.

No Título que trata da utilização de obras intelectuais e dos fonogramas, a Lei nº 9.610/1998 dedica capítulo específico à utilização da obra coletiva, sobre ela dispondo em seu artigo 88.

Cumpre ainda esclarecer que a titularidade dos direitos autorais pode ser originária ou derivada. O autor da obra, entendido este como a pessoa física criadora, é sempre titular originário, assim como a pessoa jurídica em se tratando da criação de obra coletiva. Observa-se, pois, que nem sempre a titularidade originária coincide com a autoria.

Ocorre que a titularidade da obra autoral pode ser transmitida a terceiros, seja por ato de vontade de seu autor ou titular originário, seja em decorrência de sua morte. Assim, o titular derivado é aquele que adquire, por convenção (contratos de edição, licença, cessão ou concessão, por exemplo) ou por sucessão (de acordo com a lei civil que regula a matéria), os direitos autorais sobre a obra intelectual, no todo ou em parte, apesar de não ter participado de sua criação.

Note-se que essa transmissão de direitos limita-se aos direitos patrimoniais de autor, com a ressalva apenas quanto aos direitos morais de autor que se transmitem por sucessão.

É importante elucidar que a titularidade derivada não diz respeito às chamadas obras derivadas, cujo autor é considerado titular originário de direitos autorais, como esclarece o item IV.1.6.1. adiante.

4.5.4.1.4. Registro

No Brasil, a proteção aos direitos autorais é inerente à criação, nascendo com a exteriorização da idéia sob determinada forma. Isto posto, independe de qualquer registro, nesse sentido dispondo o artigo 18 da Lei nº 9.610/1998. Portanto, o registro de obra intelectual tem caráter facultativo, podendo ser feito nos órgãos públicos competentes nos termos do artigo 19 da mesma lei.

Embora o registro da obra seja meramente declaratório e não constitutivo de direito, recomenda-se seja realizado sempre que possível, uma vez que servirá como meio de prova ou, no mínimo, como forte indício de autoria ou titularidade.

4.5.4.1.5. Prazo de Proteção

Reitera-se, primeiramente, que os direitos morais do autor são perpétuos e alguns deles transmitem-se aos sucessores (artigo 24, §1º da Lei nº 9.610/1998).

Em regra, os direitos patrimoniais do autor, inclusive sobre as obras póstumas , terão duração de setenta anos a contar de primeiro de janeiro do ano subseqüente ao da morte do autor, obedecida a ordem sucessória estabelecida pelo Novo Código Civil (artigo 41 da referida lei).

Em se tratando de obra feita em co-autoria de natureza indivisível, o aludido prazo de setenta anos é contado a partir da morte do último dos co-autores sobreviventes, acrescendo-se aos direitos dos sobreviventes aqueles do co-autor que vier a falecer sem sucessores (artigo 42 da referida lei).

Quanto às obras anônimas ou pseudônimas , contar-se-á o mesmo prazo de setenta anos de primeiro de janeiro do ano subseqüente ao de sua primeira publicação (artigo 43 da referida lei).

Há também previsão específica para o termo inicial do prazo de proteção dos direitos patrimoniais sobre as obras audiovisuais e fotográficas, que será de setenta anos contados de primeiro de janeiro do ano subseqüente ao da primeira divulgação (artigo 44 da mesma lei).

Dessa forma, depois de expirado o prazo de proteção aos direitos patrimoniais de autor, nos termos da lei, as obras intelectuais cairão em domínio público, podendo ser livremente utilizadas economicamente por terceiros.

Além disso, mister apontar que as obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores, bem como as de autores desconhecidos, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais, pertencerão ao domínio público, conforme determina o artigo 45 da Lei nº 9.610/1998.

4.5.4.1.6. Obras Intelectuais
4.5.4.1.6.1. Conceito

O Direito de Autor visa, primordialmente, proteger as obras intelectuais, de caráter estético. Nesse contexto, o Direito de Autor dedica-se a regular as relações jurídicas entre o criador e sua obra, em razão tanto da criação em si, como da circulação da obra, diante de todos que de alguma forma com ela interagirem, tais como o Estado, a coletividade como um todo, o usuário e o explorador econômico. Com efeito, há um liame indissociável entre a obra e seu criador, sendo o Direito de Autor o resultado deste vínculo.

A terminologia usada também é vasta, de modo que diversas expressões são tidas como sinônimas para designar esta obra de cunho estético: obra de engenho, obra intelectual, criação, etc.

O artigo 7º da Lei nº 9.610/1998 contém definição sobre as obras protegidas pelo direito autoral, como abaixo se transcreve:

"Art. 7º - São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
(...)". (grifos nossos)

Dessa definição pode-se extrair princípio básico de que o Direito de Autor não protege a idéia, mas somente a forma exteriorizada de uma criação, fruto de emanação do espírito humano, cuja fixação pode se dar em suporte material ou imaterial.

Pode-se concluir, portanto, que a obra intelectual, sempre de finalidade estética, é determinável por duas condições: (i) a forma de expressão, resultante da exteriorização do conteúdo criativo em algum suporte, e (ii) a originalidade dessa forma de expressão.

No tocante ao requisito originalidade, importante esclarecer que embora não haja qualquer menção na lei autoral a esse respeito, há entendimento doutrinário consolidado quanto ao seu caráter relativo. Isso porque em matéria de direitos autorais não se exige a novidade absoluta, mas apenas que a obra seja dotada de alguma originalidade, ou seja, de elementos individualizantes criativos capazes de diferenciá-la das demais obras preexistentes.

Ressalte-se que a proteção autoral sempre requer esteja a obra intelectual dentro do prazo de proteção conferido pela lei.

Cumpre também salientar que a proteção da obra intelectual independe de qualquer análise subjetiva quanto ao seu valor ou mérito. Portanto, uma obra é sujeita à proteção autoral desde que seja criação estética original, de alguma forma exteriorizada, ainda que, a rigor, não se enquadre como obra literária, artística ou científica, tal como reconhecido inclusive no Acordo TRIPS.

Considerados os requisitos para caracterização das obras protegidas pelo Direito de Autoral, convém enunciar que há criações que estão fora do âmbito de proteção autoral, em primeiro lugar destacando-se as obras de cunho meramente utilitário, sujeitas à proteção do direito de propriedade industrial.

O artigo 8º da lei encarrega-se de enumerar as criações não protegidas, citando-se, como exemplo, as idéias, os procedimentos normativos, os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos e decisões judiciais.

Cabe ainda apontar que as obras podem ser originárias ou derivadas, em função de sua autonomia em relação à outra preexistente. As obras originárias ou primígenas são criadas independentemente de qualquer outra, ao passo que as chamadas obras derivadas dependem de outra, da qual se originam através de processos de criação intelectual, tais como transformação, complementação e redução. Exemplos típicos de obras derivadas são: a tradução e a adaptação (artigo 5º, inciso VIII, letra g da referida lei).

Como nascem de criação alheia, decorrendo da utilização de obras intelectuais preexistentes, requerem a prévia e expressa autorização do autor/titular da obra originária que lhes dá origem (artigo 29 da lei), salvo se esta estiver em domínio público. De qualquer forma, atendidos os requisitos necessários, são consideradas obras novas e originais que se inserem no âmbito de proteção autoral.

4.5.4.1.6.2. Rol exemplificativo

A Lei nº 9.610/1998 estabelece em seu artigo 7º rol meramente exemplificativo das obras intelectuais protegidas, de natureza tanto originária quanto derivada. De fato, tal elenco não poderia ser taxativo, haja vista a amplitude do Direito Autoral, que pode englobar um número infinito de criações estéticas revestidas do mínimo de originalidade.

A par das regras gerais, a referida lei dedicou tratamento específico a determinadas modalidades de obras protegidas, destacando-se, a seguir, considerações a respeito de algumas delas.

Obras de Artes Plásticas:

A proteção às obras de artes plásticas associa-se ao interesse público, dado o seu inquestionável valor cultural e histórico.

O artigo 77 da lei versa sobre a utilização de obra de arte plástica, prescrevendo como regra geral que a alienação do objeto em que se materializa somente transmite ao adquirente o direito de expô-la, permanecendo com o autor o direito de reproduzi-la.

No artigo 78, a lei estabelece a presunção de onerosidade da autorização para reprodução da obra de arte plástica pelo autor, a qual deve ser sempre por escrito.

Portanto, os direitos autorais patrimoniais sobre a obra de arte plástica pertencem ao seu autor ou titular. Em caso de alienação e na falta de expressa disposição em contrário, o proprietário/adquirente do objeto em que a obra se materializa passará a ter somente o direito de exposição, mas não o de reprodução. Para qualquer outra forma de utilização da obra deverá obter a prévia autorização do autor/titular, visto que as modalidades de uso das obras intelectuais são independentes entre si.

Aliás, os dispositivos legais supra encontram-se em perfeita consonância com a regra geral do artigo 37 da lei, que determina que salvo convenção em contrário e os casos nela previstos, a aquisição de original ou exemplar de uma obra (de qualquer natureza) não transmite ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor.

Obras Fotográficas:

A obra fotográfica enquadra-se na categoria de obras artísticas, sendo objeto de proteção autoral, não obstante resulte da conjugação de arte e técnica.

O artigo 79 disciplina a utilização dessa modalidade de obra de forma sintética:

"Art. 79 - O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas.
§1º - A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor.
§2º - É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original, salvo prévia autorização do autor".

Os parágrafos do referido dispositivo legal referem-se aos direitos morais do fotógrafo: direito à nominação e direito à integridade da obra, cabendo somente ao fotógrafo modificá-la ou autorizar a sua modificação por terceiros.

A respeito desse regime especial de proteção, vale citar o valioso ensinamento do saudoso jurista Carlos Alberto Bittar :

"Além disso, a respectiva utilização está sujeita a normas especiais, exatamente porque , quando o objeto é a pessoa humana, devem ser respeitados os direitos do retratado e, de outro lado, a difusão do uso de reproduções por fotografias afeta também vários setores da arte (como a pintura, a escultura, a arquitetura).
Nesse sentido é que , quanto à obra fotográfica, cabe ao autor, normalmente, o direito de reproduzi-la e colocá-la à venda, mas, nos retratos, devem-se observar as restrições quanto à exposição, reprodução e venda, em face dos direitos da pessoa focada. Sendo, outrossim, fotografia de obra de arte figurativa, o exercício dos direitos do fotógrafo deve perfazer-se sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra reproduzida (art. 79), dependendo a conciliação de prévio ajuste entre os interessados, respeitados sempre os aspectos morais da criação primígena".

Importa ainda ressaltar que a nova lei não manteve a presunção contida no artigo 56 da lei anterior de que a entrega dos negativos implicaria a cessão dos direitos autorais sobre a fotografia.

Quanto à remuneração pelo uso de fotografias, deve a mesma ser objeto de acordo entre as partes, sendo muito comum a celebração de contratos nessa área, em especial em se tratando de fotografias usadas em publicidade.

Obras de Arquitetura e de Engenharia:

No inciso X do artigo 7º, a Lei nº 9.610/1998 insere expressamente como obras protegidas "os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência".

Cumpre esclarecer que os projetos em questão não se confundem com o projeto puro e simples mencionado no inciso I do artigo 8º da referida lei, este sim excluído da proteção autoral.

Quanto à obra arquitetônica, ressalte-se que há discussão acerca de seu cunho estético ou utilitário, parecendo-nos mais adequada a consideração de seu duplo aspecto funcional.

Justamente em razão dessa dualidade, entende-se que a edificação por si só não é objeto de proteção autoral. Dessa forma, o arquiteto, em princípio, não pode se opor à eventual modificação em seu projeto quando da edificação de sua obra, sendo-lhe permitido, no entanto, repudiar a paternidade da obra alterada durante ou após o término da construção. Nesse sentido dispõe o artigo 26 da lei atual, consagrando o direito moral mitigado do autor-arquiteto.

Observa-se, ainda, que a par das regras estabelecidas pela lei autoral, as obras arquitetônicas são objeto de regulamentação própria.

Os projetos de engenharia também são protegidos pelo Direito Autoral, e assim como os projetos arquitetônicos, podem ser registrados em órgão próprio (CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura).

Programas de Computador:

A proteção autoral aos programas de computador foi consolidada na Lei nº 9.610/1998, em seu artigo 7º, inciso XII. Todavia, no parágrafo §1º deste mesmo dispositivo, foi estabelecido que tais programas são objeto de legislação específica, devendo ser observadas as disposições da referida lei geral que lhe sejam aplicáveis.

Assim, foi editada no Brasil a Lei nº 9.609, também datada de 19 de fevereiro de 1998, para tratar da proteção específica dos programas de computador, considerados logo em seu artigo 2º, caput, como obra literária protegida pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no Brasil, sempre observados os seus dispositivos. Dessa forma, tendo em vista a existência de lei específica a regular os programas de computador, a aplicação da Lei n 9.610/1998 é apenas subsidiária.

Bases de Dados:

A base de dados passou a receber proteção legal no Brasil a partir da Lei 9610/98. A legislação anteriormente vigente - Lei nº 5988/73 - não a previa expressamente. O novo diploma legal incluiu, portanto, a base de dados no Artigo das obras protegidas, juntamente com as compilações, antologias, enciclopédias e dicionários. Tal proteção é delineada no Artigo 87, que prevê que o titular da base de dados terá direito exclusivo sobre a forma de expressão da estrutura da referida base. Além disso, o parágrafo 2º do Artigo 7º, XIII, determina que tal proteção não abarca os dados materiais em si e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos na obras.

As bases de dados podem ser conceituadas como a compilação de dados, obras e de diversos outros materiais independentes, organizados de forma sistemática, em função de determinados critérios, para finalidades específicas.

Assim, é importante ressaltar que a proteção a uma base de dados não recai sobre os softwares utilizados para criá-las; nem sobre o funcionamento da base; nem sobre seu conteúdo, e tampouco sobre as obras (individualmente protegidas) que desta eventualmente façam parte. A proteção é dada à forma estrutural, à arquitetura da base, à forma como esta foi organizada.

Vale observar que nem todas as bases de dados merecem proteção pelo direito autoral. É necessário que esta contenha criatividade e originalidade, ou seja, as mesmas não são protegidas enquanto mera compilação de informações, mas sim quando tais elementos forem organizados, dispostos e sistematizados de maneira criativa e distinta.

Assim, a base de dados de conteúdo meramente informativo, que não merece proteção autoral, pode se valer das normas que regulam os contratos e segredos de negócio, por exemplo, mas não da proteção autoral.

De qualquer forma, mesmo a proteção autoral é insuficiente para garantir a segurança que o mercado exige nos dias atuais, para coibir a concorrência desleal, para evitar que terceiros se valham do investimento alheio para montar determinada base de dados.

Desta forma, muito se discute atualmente no Brasil a conveniência de uma proteção sui generis para as bases de dados, incluindo exatamente o que a proteção autoral não pode abarcar: o conteúdo da base de dados, visando a salvaguardar o investimento realizado pela titular da base.

4.5.5. Direitos Conexos

Os chamados direitos conexos aos direitos de autor são aqueles cuja titularidade toca aos artistas, intérpretes e executantes de obras, e aos produtores de fonogramas, videogramas e os organismos de radiodifusão. Tal direito é atribuído a estes sujeitos em razão do seu papel de auxiliares da produção, criação ou da difusão das obras intelectuais protegidas pelo direito de autor.

Os direitos conexos, conforme previsto nos artigos 89 e seguintes da Lei 9610/98, compreendem igualmente duas vertentes: a moral e a patrimonial, sendo que seus titulares possuem o direito de impedir as utilizações de suas interpretações/execuções etc, para as quais não tenham concedido autorização prévia.

O prazo de duração dos direitos conexos patrimoniais é de setenta anos (Artigo 96 da Lei 9610/98) contados a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente à fixação (fonogramas), à transmissão (emissões de empresas de radiodifusão), e à execução e representação pública para as demais hipóteses.

A bem de exercerem seus direitos conexos, a lei faculta aos seus titulares a sua associação, sem intuito de lucro, visando a gestão coletiva destes direitos.

Relevante notar, a respeito dos direitos conexos, que não é necessário que a interpretação esteja fixada em suporte material para que haja um direito conexo, pois a mera transmissão desautorizada da interpretação acarreta a sua violação.

4.5.6. Contratos no Direito Autoral

A lei 9610/98 estabelece como regra geral para a interpretação dos negócios jurídicos acerca da matéria:

"Artigo 4º - Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais"

Os direitos autorais morais (elencados no Artigo 24 da Lei 9610/98) não são passíveis de negociação pelo autor (art. 27 da Lei 9610/98), e entre eles se destacam o direito à nominação (art. 24, II), i.e. o de ser anunciado como autor da obra em qualquer utilização da mesma; e o direito a opor-se a modificações que possam prejudicar a obra ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra (art. 24, IV, da lei 9610/98). Essas duas espécies de direitos morais, muito embora não negociáveis, são transmitidas causa mortis aos sucessores do autor, conforme estabelecido no art. 24, § 1º da Lei 9610/98.

Também quanto à transmissibilidade do direito autoral, o Artigo 49, I, do mesmo já citado diploma legal, estabelece que "a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos pela lei".

Os direitos autorais patrimoniais, tais como previstos no Artigo 28 e seguintes da Lei atual, são o conteúdo negociável do direito autoral, correspondendo estes ao direito exclusivo do autor de utilizar, fruir e dispor de sua obra:

"Artigo 28 - Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária,artística e científica."

A transmissão contratual dos direitos autorais se dá conforme as estipulações dos Artigos 49 a 52 da lei 9610/98, atendidas as seguintes exigências legais:

a) quanto à forma - que a transmissão total e definitiva dos direitos autorais só se admitirá através de contrato escrito;

b) quanto ao prazo - o prazo máximo de duração de qualquer modalidade de transmissão contratual será de 5 anos caso não haja estipulação contratual escrita; em caso de cessão de obras futuras a cessão abrangerá, no máximo cinco anos, igualmente, sendo também reduzido a cinco anos o prazo de duração da cessão sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço estipulado.

c) quanto à territorialidade - salvo expressa estipulação contrária, a cessão será válida unicamente no país em que foi firmado o contrato; e

d) quanto à onerosidade - a cessão total ou parcial dos direitos de autor presume-se onerosa.

Ainda quanto aos Artigos 49 a 52, relevante é observar que o contrato de cessão de direito autoral poderá ser averbado à margem dos registros correspondentes dependendo da natureza da obra, e que constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.

Observe-se que o direito autoral pode ser transmitido de forma contratual ou não contratual. A modalidade não contratual de transmissão é a sucessão, que abrange tanto os direitos patrimoniais quanto alguns dos direitos morais, conforme já visto anteriormente.

Quanto à modalidades de transmissão contratuais, vale mencionar que a tônica da Lei 9610/98 no tocante aos negócios jurídicos relativos a direitos autorais é a proteção do autor e, portanto, nenhuma transmissão de direitos se presume ou se considera implícita, e os contratos devem ser sempre minuciosamente redigidos para que qualquer obra possa ser utilizada ou reproduzida. As modalidades de transmissão contratual de direitos autorais mais comuns são:

a) cessão total - os contratos de cessão e transferência consistem na alienação de todos os direitos patrimoniais autorais. Porém, note-se que as hipóteses de utilização deverão estar (nesta modalidade e em todas as demais, vale dizer) todas expressas no contrato escrito, haja vista a interpretação restritiva dos contratos de direito de autor imposta pela LDA no Brasil.

b) cessão parcial - Tal modalidade implica passagem de uma ou várias possibilidades de gozo da coisa da esfera jurídica do seu dono para a de uma outra. O direito principal fica, portanto, onerado, amputado de uma das faculdades de aproveitamento.

c) licença - o contrato de licença consiste na concessão limitada de uso ou reprodução, análoga à locação dos bens corpóreos, que pode ou não ser exclusiva, de acordo com as normas dos arts. 49 a 52 da LDA (9610/98). A licença é, pois, uma forma de atribuição de uma possibilidade de aproveitamento da coisa, sem que esta seja transmitida, nem o direito patrimonial do autor fique onerado. Cria, pois, uma nova situação jurídica ativa favorável ao titular da licença, com a respectiva obrigação assumida pelo titular do direito patrimonial de autor, sem que este seja transformado por efeito do contrato.

Há, ainda, normas para contratos típicos ou relativos a modalidades específicas de obras, como é o caso do contrato de edição de obras intelectuais (arts. 53 a 67), ou contratos relativos a obras teatrais, musicais e fonogramas (arts. 68 a 76), obras de arte plástica (arts. 77 e 78), obras fotográficas (art. 79) e obras audiovisuais (art. 81).

Dos contratos típicos especificados na Lei 9610/98, relevante destacar o Contrato de Edição como exemplo, haja vista que foi o tipo contratual que mereceu maior atenção do diploma legal em vigor, encontrando-se regulado nos Artigo 53 ao 67 da lei autoral.

Tal contrato refere-se, em sentido amplo, a toda e qualquer modalidade de reprodução. Em sentido estrito, referir-se-á tão-somente à modalidade de edição respeitante à obra gráfica. O regime da Lei 9610/98 parece aplacar um regime generalizado, um tratamento da edição em sentido amplo, sendo razoável considerar que o regime de edição poderá ser, na prática, um contrato base para as demais modalidades que prevejam a reprodução de obras.

4.5.7. Obra sob encomenda

A Lei 9610/98, atualmente em vigor, diferente da já revogada lei de direitos autorais de 1973, não traz nenhuma regra a respeito das obras protegidas feitas sob encomenda. Na lei anterior, presumia-se, na ausência de contrato, que os direitos autorais patrimoniais da obra sob encomenda eram divididos em partes iguais (i.e. condomínio) entre o autor e o contratante (quem encomenda).

A ausência de qualquer norma a respeito desta hipótese leva a concluir que, se não existir contrato no qual esteja regulada a titularidade dos direitos autorais patrimoniais, a totalidade de tais direitos toca exclusivamente ao autor, e a remuneração paga pelo contratante será reputada como apenas uma contraprestação pelo serviço do autor, mas não pela transferência ou pela licença de uso dos direitos autorais sobre a obra. Em tal hipótese, o máximo que o contratante poderá fazer é uma utilização limitada da obra, nos termos do art. 49, VI da Lei 9610/98:

"Artigo 49 - Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:
(...)
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato."

Assim, percebe-se a importância de o contratante certificar-se de que qualquer obra a ser criada sob encomenda esteja amparada por contrato específico que preveja a transferência dos direitos autorais. Para cada empregado, estagiário ou prestador de serviços é recomendável que se faça um contrato escrito, assinado pelas partes e duas testemunhas, prevendo expressamente a transferência das obras já criadas (se houver) e ainda a serem criadas. Tendo em vista as diversas restrições existentes nos arts. 49 e 50 da Lei 9610/98, em tal contrato deve-se ter vários cuidados, conforme acima exposto.

4.5.8. Tutela do Direito Autoral

A tutela do direito autoral é conferida através de medidas já constantes do Direito Comum, que lhe são aplicáveis tanto quanto à sua vertente patrimonial quanto da personalidade, ou de dispositivos específicos observados na própria Lei 9610/98.

Como bem expõe Carlos Alberto Bittar , com a preocupação de aprimorar a eficácia do provimento jurisdicional quanto aos direitos de autor, o legislador previu a tutela civil destes na Lei nº 9.610/98: "dentre os vários tipos de tutela aplicáveis ao direito autoral, temos a de prevenção (como o registro de direito autoral), de garantia (como a utilização de instrumentos possessórios), de preservação (como por exemplo a possibilidade de apreensão dos materiais contrafeitos) e de reparação de danos causados (por meio de indenização por danos materiais e morais, da divulgação compulsória do nome do autor ou da destruição de material contrafeito apreendido)".

4.5.8.1. Esfera Civil e Penal

I.7.1. - Na esfera civil, a tutela do direito autoral é conferida pelos artigos 102 e seguintes da Lei 9610/98, os quais prevêem sanções civis às violações desses direitos, estabelecendo, inclusive, em seu artigo 103, parágrafo único o rigoroso critério de pagamento, pelo transgressor, do preço de três mil exemplares para as hipóteses em que não seja possível conhecer o número de exemplares que constituírem a edição fraudulenta.

Na esfera penal, a Lei 10.695 alterou e acrescentou parágrafo ao art. 184, dando nova redação ao Código Penal.

Por um lado, tais modificações constituíram um avanço no tratamento das violações aos direitos de autor e conexos no Brasil, sobretudo quanto às seguintes alterações:

a) a adoção da pena de dois a quatro anos de reclusão (nos parágrafos 1º, 2º e 3º), caracterizando tais crimes como de maior potencial ofensivo;

b) a inclusão da violação de direitos conexos de artistas e produtores de fonogramas, que até então caracterizava ilícito penal;

c) a tipificação do oferecimento ao público por meio de cabo, fibra ótica (etc) obra (parágrafo 3º), tornando crime o que a Lei 9610/98 já considerava ilícito civil, e alcançando atos de violação praticados com o apoio de das novas tecnologias, inclusive através da Internet;

d) a inserção da noção de lucro indireto, e não mais apenas a intenção de lucro, o que acabava induzindo à interpretação de que apenas o lucro direto configuraria o crime.

Estas mudanças certamente significaram uma contribuição ao combate à pirataria, estando afinadas com a Lei 9610/98 e com os tratados internacionais sobre matéria, muito embora a eficácia de tais dispositivos dependa claramente da vontade das autoridades no momento de sua aplicação.

Aspecto também relevante da referida alteração foi o entendimento de que não constitui crime a cópia integral de obra intelectual desde que para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto (parágrafo 4º). Tal prática constitui, de acordo com a Lei 9610/98, um ilícito civil, o que bem demonstra que o legislador avançou ao tratar com menor rigor a utilização privada (e sem lucro direto/indireto) de obras intelectuais.

Entretanto, o assunto é polêmico e se revela de difícil composição, haja vista a quantidade e complexidade de interesses públicos e privados envolvidos na questão. A ponderação e o equilíbrio de tais interesses continua sendo o desafio principal desta disciplina.

 

4.6 NOME DE DOMÍNIO

Momsen, Leonardos &CIA.
Simone Bittencourt de Menezes

(última atualização em dezembro/2009)

I - DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO PERANTE A FAPESP

O sistema de registro de nomes de domínio no Brasil foi criado na década de 90, tendo sido inicialmente delegada à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) competência para a realização do serviço de Registro ".br.".

Em 21 de outubro de 2005 o Comitê Gestor da internet no Brasil atribuiu ao Núcleo de informação e Coordenação do Ponto Br (NIC.br) as funções administrativas relativas ao domínio ".br" como a execução do registro de nomes de domínio e a alocação de endereços IP.

O registro de um nome de domínio com a extensão ".br" é feito mediante o preenchimento eletrônico de um formulário encontrado no site do Registro.Br . A solicitação de registro de um nome de domínio poder ser feita por qualquer entidade legalmente estabelecida no Brasil como pessoa jurídica ou física que possua um contato em território nacional. Entretanto, o registro de alguns domínios de primeiro nível (DPN) possui requisitos especiais. Como exemplo, citamos os casos dos DPNs <.edu.br> (instituições de ensino), <.gov.br> (entidades governamentais), <.mil.br> (entidades militares), <.org.br>, <.psi.br> (provedores de internet), e <.coop.br> (cooperativas).

Em 1º de maio de 2008, foi autorizado o registro de nome de domínios com a extensão <.com.br> também por pessoas físicas que anteriormente só poderia ser registrados por pessoas jurídicas.

A partir de 1º de julho de 2008 o Registro.br autorizou a liberação das extensões , e , antes restritos a emissoras de rádio e TV, a liberação em questão possibilita o registro de nomes de domínios com estas extensões por qualquer pessoa jurídica no país.

Em 06 de abril de 2009 a entidade responsável pelo registro de nomes de domínio decidiu autorizar o registro de domínios com a extensão <.net.br> tanto por pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, assim como ocorreu com a extensão <.com.br>.

Cumpre ressaltar que uma empresa estrangeira que deseje registrar um nome de domínio junto ao Registro.Br deverá possuir procurador legalmente estabelecido no País e um cadastro no sistema do órgão registral. Somente mediante este cadastro a empresa receberá um número identificador que deverá ser informado no formulário de registro em substituição ao número de cadastro do CNPJ, o qual é solicitado para pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil.

Além do cadastro acima, empresas estrangeiras que desejem registrar um nome de domínio no Brasil deverão providenciar todos os seguintes documentos:

(i) procuração com firma reconhecida no país de origem da empresa, outorgando poderes ao procurador para registrar o domínio;

(ii) declaração de atividade comercial da empresa, com firma reconhecida no país de origem, onde deverá obrigatoriamente constar: razão social, endereço completo, telefone, objeto social, atividades desenvolvidas, nome e cargo do representante legal; e

(iii) declaração de compromisso da empresa, com firma reconhecida no país de origem, comprometendo-se a estabelecer suas atividades definitivamente no Brasil, no prazo de 12 meses, contados a partir do recebimento deste documento pelo órgão de registro.

Cabe salientar que é necessário legalização, junto ao Consulado do Brasil no país de origem, da procuração, da declaração de atividade comercial e da declaração de compromisso; além de tradução juramentada da procuração, da declaração de atividade comercial e da declaração de compromisso; bem como cópia do CNPJ ou do CPF do procurador e ofício do procurador estabelecendo qual ID do contato da entidade estrangeira.

Caso o procurador outorgado não possua uma entidade cadastrada no sistema do Registro.Br tal cadastro deverá ser efetuado, através do envio dos dados completos do procurador: CNPJ/CPF, razão social/nome, endereço completo, telefone e ID do contato da entidade.

Após o envio do formulário de registro por e-mail bem como da documentação necessária, o Registro.Br irá conduzir uma busca de identidade no sentido de verificar se existe algum nome de domínio idêntico ao que se pretende registrar ou se esse nome de domínio é idêntico à marca notoriamente conhecida ou de alto renome, conforme lista mantida pelo órgão com base em informações fornecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - relativas a marcas notoriamente conhecida ou de alto renome. Caso o nome de domínio seja idêntico a outro pré-existente ou a marca tida por notoriamente conhecida ou de alto renome (e que constem na referida lista), o Registro.Br irá indeferir a solicitação de registro, decisão da qual não cabe recurso administrativo.

O Registro.Br se exime de qualquer responsabilidade no que tange à eventual violação de direitos da propriedade intelectual de terceiros, uma vez que não age em parceria com o INPI, a fim de verificar se o nome de domínio proposto já foi registrado como marca por titular diferente. A única busca que este órgão realiza é a mencionada acima.

Se, por outro lado, o órgão registral aceitar a solicitação de registro para o nome de domínio proposto, o que ocorre em segundos, ao responsável caberá o pagamento das taxas de registro, bem como sua manutenção.

Importante se faz mencionar que o registro de um nome de domínio implica na concordância com os termos do contrato de adesão instituído pelo Registro.Br, no qual se encontram descriminadas as obrigações das partes. Com efeito, chamamos atenção para a clausula 3ª, na qual estão elencadas as obrigações do titular do domínio , sendo a penalidade pela inobservância de tais regras o cancelamento do domínio.

Outrossim, salientamos, os termos da Resolução n° 002/2005, do Comitê Gestor Internet Brasil que, no artigo 9° prevê as hipóteses de extinção do direito de uso de um nome de domínio registrado na Internet sob o domínio ".br", ensejando o seu cancelamento.

Cumpre ressaltar, ainda, que a partir de 04 de abril de 2002, deixou de existir o limite máximo de 10 domínios por pessoa, ou seja, por número do CNPJ ou CPF. Atualmente uma entidade jurídica ou física poderá registrar quantos domínios de primeiro nível (DPN) desejar.

O Registro.Br a partir de 09 de maio de 2005 passou a aceitar registro de nomes de domínio com os caracteres permitidos na língua portuguesa, quais sejam vogais acentuadas e o cedilha.

Releva notar algumas considerações acerca do chamado processo de liberação de um nome de domínio. Quando verificado que um domínio encontra-se em processo de liberação provavelmente este se deve à falta de pagamento por parte de seu antigo titular das taxas referentes ao registro de nome de domínio, ou ainda, devido ao não uso do nome de domínio durante o período determinado pelo Registro.Br.

Assim, durante este período de liberação todos os interessados no registro do nome de domínio podem, durante o período estipulado, apresentar sua candidatura para registrá-lo.

Após findo o prazo para apresentação da candidatura, os nomes de domínio que não tiverem sido solicitados serão automaticamente colocados à disposição para registro do primeiro interessado, os nomes que tiverem apenas um candidato serão a este atribuídos. Por outro lado, caso varias solicitações tenham sido apresentadas para um mesmo nome de domínio durante o processo de liberação será iniciado um novo período de liberação, até que somente uma solicitação seja feita para o nome de domínio.

Até o presente momento, o Registro.Br não adotou nenhum sistema alternativo para solução de controvérsias. Assim, toda e qualquer controvérsia ou disputa envolvendo nomes de domínio com a extensão ".br" é direcionada ao sistema judiciário.

II - DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO

Inegavelmente, a Internet tem se tornado um dos canais mais eficientes na comunicação entre as empresas e seus clientes, permitindo, na maior parte das vezes, que estes adquiram produtos ou contratem serviços sem sequer sair de casa. Sendo assim, diversas empresas têm investido consideráveis somas para refletir, no mundo virtual, todo o prestígio que gozam nos meios tradicionais de mercancia.

Para tanto, uma das primeiras providências a ser tomada por tais empresas é o registro de um nome de domínio perante o Registro.Br. É através deste endereço eletrônico que o público consumidor poderá acessar o site da empresa desejada e realizar a compra de produtos ou a contratação dos serviços desejados.

Não raramente, as empresas em busca de um endereço virtual resolvem registrar como tal suas marcas mais familiares ao público consumidor. Qual não é a surpresa de algumas delas ao descobrirem que suas marcas, entretanto, já se encontram indevidamente registradas em nome de terceiros???

De fato, o Brasil adotou o modelo dos órgãos de registro norte-americanos, baseando-se no princípio do first-come, first-served . Ou seja, será titular do domínio aquele que primeiro vier a registrá-lo perante tal órgão, mesmo que tal domínio venha a reproduzir marca devidamente registrada de terceiros.

Ao solicitar o registro de um determinado nome de domínio perante o Registro.Br, o requerente deverá tão somente zelar pela regularidade dos requisitos formais formulados por este órgão. Esta se restringe a analisar o cumprimento de tais exigências para conceder o respectivo registro de nome de domínio ao requerente, sem sequer realizar qualquer análise prévia (ainda que superficial) sobre a legitimidade do requerente em solicitar o registro de determinada expressão como nome de domínio.

Concedido o registro, o órgão registral alega-se isento de toda e qualquer responsabilidade tanto sobre o uso indevido do domínio quanto o próprio registro indevido de marcas de terceiros . Inclusive, repise-se que este, ao adotar o sistema dos Estados Unidos para a prioridade na obtenção do registro de um nome de domínio, deixou de lado mecanismo de resolução arbitral de controvérsias adotado naquele país e desenvolvido pela ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), o qual tem desempenhado fundamental papel na resolução de disputas envolvendo nomes de domínio.

Ora, se ao titular de uma marca registrada não assiste o direito de obter administrativamente perante o Registro.Br nem através de procedimento arbitral o cancelamento ou a transferência do domínio registrado em detrimento de seus direitos de propriedade intelectual, sua única alternativa será recorrer ao Poder Judiciário. Note-se que atualmente discute-se se o Registro.Br deve ou não ser incluída no pólo passivo da respectiva demanda, mas sua inclusão deslocará a competência para processar e julgar o feito de uma vara cível para uma vara de Fazenda Pública.

"Ilegitimidade Passiva "ad causam" - Nome de Domínio - ação anulatória, cominatória e indenizatória - Ausência de legitimidade da FAPESP para figurar no pólo passivo da demanda - Órgão incumbido apenas de proceder ao registro e manutenção dos nomes de domínio, mediante delegação do Comitê Gestor da Internet Brasil - Inteligência do Art. 1º da Resolução 002/98, de referido Comitê (revogada pela Resolução 001/2005) - Escolha do nome de domínio e sua adequada utilização que são de inteira responsabilidade do requerente do registro - Exclusão da FAPESP do pólo passivo da demanda determinada - Extinção do processo com relação a ela julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil - Inversão dos ônus da sucumbência - Autora que deverá responder pelas custas e despesas processuais despendidas por referida entidade, bem como por honorários advocatícios na proporção estabelecida na sentença - Reexame necessário e apelação da FAPESP providos". Grifos nossos. (Apelação Cível nº 263.063.4/0, São Paulo, Sp, Julgado em 01 de Julho de 2008).

Os casos envolvendo violações de marcas em nomes de domínio já se tornaram corriqueiros perante o Poder Judiciário e nossa jurisprudência já conta com alguns importantes precedentes. Senão, vejamos alguns deles.

Na maior parte das controvérsias nossa jurisprudência tem-se privilegiado os direitos de propriedade intelectual em detrimento dos atos de pirataria perpetrados por aqueles que, sem demonstrar qualquer direito ou legítimo interesse sobre a expressão registrada, obtém o respectivo registro de um domínio. Abaixo, a título ilustrativo, encontram-se duas ementas de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) neste sentido:

"Agravo de instrumento. Ação ordinária. Indeferimento da antecipação de tutela. Concessão de efeito suspensivo ativo, concedendo a tutela antecipada. Presentes os requisitos para a concessão. Evidência de grave prejuízo pelo uso, na Internet, de nomes de domínio correspondentes a marcas registradas pelas empresas autoras. Inexistência de dano considerável ou de irreversibilidade da medida para a empresa ré. Recurso provido. Antecipação de tutela já concedida como efeito suspensivo ativo do recurso que deve ser mantida." Grifos nossos. (Agravo de Instrumento no. 2000.002.04140, 12ª Câmara Cível, Julgado em 11/12/2001)
"Propriedade industrial. Ação ordinária objetivando a cessação do uso de nome de domínio na Internet. Confronto entre nome de domínio registrado na FAPESP e, de outro lado, outros nomes de domínio registrados na mesma entidade e marcas nominativas e mistas de industria e comércio depositadas no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, todos possuindo como sinal distintivo e característico a expressão "IG". Pedido de liminar especifica prevista na Lei 9279/96, art. 209, par. 1. (Lei da Propriedade Industrial), inicialmente denegado pelo Juízo monocrático, seguindo-se indeferimento do efeito suspensivo ativo. Sentença de procedência do pedido, determinando, após o transito em julgado, expedição de oficio à FAPESP para cancelamento do registro do nome de domínio "ignoticias.com.br". Interposição de apelo pela agravada, recebido no duplo efeito. Persistência do interesse processual no julgamento do agravo, diante da possibilidade de deferimento da liminar inicialmente denegada. Verificação, pelos elementos contidos nos autos do recurso e pelo exame da sentença proferida na ação ordinária, da presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Presença da aparência do bom direito e do perigo na demora quanto à prática de atos de concorrência desleal passiveis de prejudicar a reputação ou os negócios da agravante, pelo estabelecimento de confusão entre produtos e serviços. Provimento do agravo com a concessão de liminar para abstenção pela agravada, até o julgamento da apelação em curso, de utilização do nome de domínio "ignoticias.com.br", sob pena de multa diária no valor de vinte salários mínimos, oficiando-se `a FAPESP para as medidas pertinentes." Grifos nossos. (Agravo de Instrumento no. 2001.002.12221, 3ª Câmara Cível, Julgado em 13/08/2002)
Na correta decisão proferida pelo TJRJ, este adotou o Princípio da Especialidade (o qual rege o direito marcário brasileiro) para a apreciação de conflitos envolvendo marca e nome de domínio. Considerou que o terceiro, registrante de marca alheia como nome de domínio, não feriu os direitos marcários do legítimo titular daquela por exercer atividade totalmente distinta e não importar em riscos para o consumidor:
"Propriedade industrial. Marca de comércio. Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Princípio da especialidade. Art 123 da Lei de Propriedade Industrial. Provedora de acesso à Internet que registra nome de domínio na FAPESP não pratica concorrência desleal em face de empresa do ramo de venda de eletrodomésticos e congêneres que registrou, anteriormente, nome semelhante no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Atividades absolutamente distintas, não se cuidando, na hipótese, de marca de alto renome (art. 125)" Grifos nossos. (Apelação Cível no. 2002.001.21172, 17ª Câmara Cível, Julgado em 13/11/2002)

Diante do exposto, verifica-se que, a resolução de disputas envolvendo marca e nome de domínio é cada vez mais comum em nossos tribunais e tais demandas, na maior parte dos casos, têm privilegiado os titulares de direitos de propriedade intelectual.

 

4.7. RECURSOS GENÉTICOS, CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E BIOTECNOLOGIA

Momsen, Leonardos & Cia.
Edson Paula de Souza

(última atualização em dezembro/2009)

4.7.1. Biodiversidade e Recursos Genéticos

Quando se pensa na tutela da biodiversidade e dos recursos genéticos, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) deve necessariamente ser apreciada, vez que trouxe importantes conceitos e estabeleceu parâmetros mínimos a serem observados pelos países signatários quando da regulamentação da matéria.

A CDB, redigida na chamada "ECO92" (encontro promovido entre chefes de Estado no Rio de Janeiro, Brasil), marcou a preocupação com o desenvolvimento sustentável, que seria aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras.

Segundo a CDB, "diversidade biológica" seria "a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas" e os "recursos genéticos" seriam o "material genético de valor real ou potencial."

Dentre os seus objetivos, citamos:
1) A conservação da diversidade biológica e dos conhecimentos tradicionais;
2) A utilização sustentável de seus componentes, devendo ser respeitadas as práticas culturais tradicionais; e
3) A repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos.

Sendo o Brasil um dos 15 (quinze) países "megabiodiversos", detendo cerca de 22% de toda biodiversidade do planeta e de imensa diversidade cultural (festas, tradições, manifestações artísticas e rituais) e, ainda, tendo se tornado um grande produtor agrícola no plano externo, é hoje Parte dos principais acordos de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, como o Protocolo de Quioto, ratificado por ocasião da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (chamada de RIO+10).

Internamente, um conjunto de leis, projetos e programas vêm criando instrumentos mais eficientes para possibilitar a transição para o modelo de desenvolvimento sustentável projetado na CDB.

Estima-se em US$2 trilhões o valor patrimonial da biodiversidade brasileira. Independentemente da estimativa acima retratar a realidade, o que se sabe é que o interesse sócio-econômico mundial hoje recai sobre a biodiversidade por se constituir fonte de alimentação da população mundial e dos princípios ativos na fabricação de medicamentos.

4.7.2. Conhecimentos Tradicionais e Acesso a Recursos Genéticos

Importante salientar que no estudo do assunto deve-se desconstruir os estereótipos acerca do tradicional ser "velho", "antigo"; pois o termo, de maneira alguma, evoca tais significados. Aqui, o tradicional refere-se às peculiaridades culturais de cada comunidade, que resultam de práticas encontradas pela comunidade na solução de certo problema, soluções estas que são passadas de geração a geração.

Quando se fala em Conhecimentos Tradicionais (CT), a primeira imagem que vem à mente é a de índios, ocas e tabas. Sem desmerecer a comunidade indígena e apesar de os mesmos serem detentores de um pouco mais de 10% das terras brasileiras, sendo suas comunidades constituídas de aproximadamente 350.000 (trezentos e cinqüenta mil) indivíduos, não se pode olvidar das demais comunidades tradicionais e não-tradicionais, que também contribuíram sobremaneira para o engrandecimento dos Conhecimentos Tradicionais brasileiros.

Assim, as comunidades tradicionais seriam compostas por: indígena, caiçara, açoriano, caipira, babaçueiro, jangadeiro, pantaneiro, pastoreio, quilombola, ribeirinho/caboclo amazônico, ribeirinho/caboclo não-amazônico (varjeiro), sertanejo/vaqueiro, pescado artesanal, sitiantes e roceiros, ao passo que as comunidades não-tradicionais por fazendeiros, veranistas, comerciantes, servidores públicos, empresários, empregados, donos de empresas de beneficiamento de palmito ou de outros recursos, madeireiros.

Estando as comunidades tradicionais mais atreladas ao conteúdo do presente artigo, importante se faz mencionar suas principais características:

- Dependência e conseqüente conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, gerando um melhor aproveitamento dos recursos naturais e conseqüente aprimoramento das atividades de subsistência;
- Noção de território onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente;
- Reduzida acumulação de capital;
- Importância da unidade familiar e das relações de parentesco;
- Importância das simbologias, mitos e rituais (associados à caça, à pesca e a atividades extrativistas);
- Utilização de tecnologia simples, com reduzido impacto sobre o meio ambiente; e
- mínimo poder político.

O que seriam, então, os Conhecimentos Tradicionais? Para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) : "Conhecimentos Tradicionais seriam as inovações e criações de base tradicional resultantes de atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário ou artístico."

Vale destacar, contudo, que, na doutrina, existe uma gama de definições acerca de Conhecimentos Tradicionais, não havendo, atualmente, uma que seja amplamente aceita.

Não obstante a falta de uma definição precisa e amplamente aceita de Conhecimentos Tradicionais, é de notar-se que os mesmos são produzidos de forma coletiva, cumulativa e em resposta a motivos distintos. Apóiam-se na tradição, na observação e na utilização de processos e recursos biológicos. Podem exprimir-se por meio de mitos, rituais, narrações de caráter oral e outras práticas.

A procura por instrumentos de proteção mais eficazes do que os já existentes no ordenamento jurídico brasileiro apenas se inicia. Sendo assim, muito tem se discutido acerca da possibilidade de se adotar um sistema de proteção sui generis. De fato, na opinião de organismos internacionais como a OMPI e a UNESCO ("United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization" - Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas em português), não é viável a utilização dos conhecidos mecanismos de proteção, vez que resolveriam somente em parte o problema, deixando outros aspectos desprotegidos.
Por meio de tal pesquisa, o grupo de estudos da OMPI concluiu que as obras literárias e artísticas podem ser protegidas pelo Direito de Autor; as criações técnicas pelo Princípio de Repressão à Concorrência Desleal e pelo instituto da Patente; já as criações estéticas e funcionais gozariam da proteção do Direito de Autor e do Desenho Industrial; e, por fim, os símbolos comunitários seriam tutelados pelo instituto das Marcas e das Indicações Geográficas, mecanismos estes todos já existentes na Propriedade Intelectual.

Nuno Pires de Carvalho, consultor da OMPI, em explanações nos encontros promovidos em Manaus, no Maranhão e no Rio de Janeiro, enumerou os elementos característicos dos Conhecimentos Tradicionais que não se incluem nos mecanismos de proteção acima mencionados, sendo, inclusive, a própria justificativa para a adoção de um sistema sui generis de tutela. Seriam quatro os elementos, a saber:

1) Elemento holístico, que decorre da cultura, espiritualidade e praticidade desses Conhecimentos;
2) Elemento adaptativo, haja vista sua constante evolução;
3) Elemento complementar, vez que são identificadores culturais e possuem funcionalidade econômica; e
4) Elemento pragmático, já que sua produção não é sistemática.

Neste contexto, o referido consultor da OMPI mencionou as principais indagações ao tentar enquadrar os CT nos mecanismos atualmente utilizados para a proteção da Propriedade Intelectual, indagações estas para as quais ainda não foram encontradas respostas: Há novidade no objeto do direito?; A quem tocaria a autoria e a titularidade desse direito?; Qual seria o prazo de duração de proteção; Como se adquiriria, se exerceria e se perderia esse direito?

Além de um sistema sui generis de tutela, a OMPI sugere a criação de modernos bancos de dados, como os já implementados pela Venezuela, China e Índia, posição esta que também vem sendo defendida pelo Brasil.

A Legislação brasileira:

Há várias décadas, o Governo brasileiro vem demonstrando a preocupação com a proteção do patrimônio cultural de nosso País, tendo tomado importantes iniciativas legislativas, dentre as quais destacamos as mais recentes:

Legislação Objeto
Lei Estadual do Acre nº 1.235/97 Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso aos recursos genéticos do Estado do Acre.
Lei Estadual do Amapá nº 388/97 Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso à biodiversidade do Estado do Amapá.
Lei no 6.001/73 Dispõe sobre o Estatuto do Índio.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Disposições específicas em seu artigo 215, parágrafo 1o (proteção de manifestações de culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, além das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional); artigo 225, parágrafo 1o, inciso II (incumbência ao setor público preservar a diversidade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético); e artigo 231, caput (reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos índios, competindo à União proteger todos os seus bens).
Decreto no 1.355/94 Promulga a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT - Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPs).
Lei no 9.279/96 Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Decreto no 2.519/98 Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992.
Decreto nº 3.551/00 Estabelece que o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro se dê por meio de um sistema específico de livros, mencionando sempre o contexto histórico do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira. Nessa linha, por iniciativa do Ministério da Cultura, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial foi criado contando com 4 Livros: Livro de Registro dos Saberes (para os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades), Livro de Registro das Celebrações (para os rituais e festas), Livro de Registro das Formas de Expressão (para as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas) e Livro de Registro dos Lugares (para os espaços nos quais se reproduzem práticas culturais coletivas). No que concerne aos Conhecimentos Tradicionais, ao Folclore e ao Artesanato, seria possível a sua catalogação nos livros supracitados, eternizando a descrição de festas, cerimônias religiosas ou não, rituais, manifestações musicais, literárias e artísticas.
MP nº 2.186-16/01 Dispõe sobre o acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado, sobre a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia, e transferência de tecnologia derivados de sua utilização, e dá outras providências.
Decreto nº 3.945/01 Regulamenta o artigo 10 da MP nº 2.186-16/01: Define a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que possui a faculdade de cadastrar o Conhecimento Tradicional associado ao patrimônio genético.
Decreto nº 4.339/02 Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade.
Decreto nº 4.946/03 Altera, revoga e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, que regulamenta a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001.
Decreto nº 5.439/05 Dá nova redação aos arts. 2º e 4º do Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001.
Decreto nº 5.459/05 Regulamenta o art. 30 da Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, disciplinando as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado e dá outras providências.

Ademais, no tocante à normatização na esfera administrativa, vale destacar as recentes Resoluções no23/06, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), e nºs 207/09 e 209/0909, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), as quais dispõem sobre a necessidade de o Requerente de um pedido de patente informar se o objeto da invenção a ser protegida foi obtido em decorrência de um acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000.

Conforme se verifica do quadro acima, a MP nº 2.186-16/01 dispõe sobre o acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado, dentre outros. Desde já, faz-se necessário elucidar que os conhecimentos tradicionais podem ou não estar associados aos recursos genéticos e, estando, serão regulamentados por esta Medida Provisória.

Neste contexto, recorremos à MP para definirmos o conceito de "conhecimento tradicional associado": "informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético."

A comunidade local que cria, desenvolve, detém, ou conserva o conhecimento passa a ter o direito de: ser reconhecida a origem do acesso ao conhecimento em todas as publicações utilizações, explorações e divulgações (estando, inclusive, obrigatória a menção da origem em eventuais pedidos de patente); impedir terceiros não autorizados a explorarem o conhecimento; perceber benefícios pela exploração econômica por terceiros do conhecimento.

Apenas a título de curiosidade, vez que não se trata do objeto deste artigo, no que tange aos conhecimentos tradicionais não associados aos recursos genéticos, como, por exemplo, as expressões folclóricas, muito tem se discutido acerca de sua proteção, tendo sido cogitada a possibilidade de se conferir proteção autoral ou de se criar um sistema de proteção por meio da catalogação nos 4 Livros do Ministério da Cultura, nos termos do Decreto nº 3.551/00.

Mais especificamente quanto ao acesso, a MP traz as seguintes definições: "acesso ao patrimônio genético" é a "obtenção de amostra de componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza" e "acesso ao conhecimento tradicional associado" significa "a obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza".

Conclui-se, portanto, que o patrimônio genético humano não está abrangido por esta MP.

O acesso depende de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), que é formado por integrantes de diversos ministérios, associações, órgãos públicos, conselhos e institutos de pesquisa. Quanto ao uso, à comercialização e ao aproveitamento (que estão sujeitos à fiscalização, restrições e repartição de benefícios), os mesmos dependem da autorização da União, estando proibido o acesso para práticas nocivas ao meio ambiente, à saúde humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas.

A MP determina, ainda, que haja a repartição eqüitativa de benefícios derivados da exploração de componente do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado (por meio de um "Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios", cujas partes seriam: o proprietário da área pública ou privada, ou o representante da comunidade indígena ou local e do órgão indígena oficial, de um lado, e a instituição nacional autorizada a efetuar o acesso e a instituição destinatária). Os benefícios poderão ser: divisão de lucros, pagamento de royalties, acesso e transferência de tecnologia, licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos e capacitação de recursos humanos.

Caso a exploração econômica de produto ou processo tenha sido realizada a partir de amostra de componente do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, acessada em desacordo com as disposições da norma, o infrator ficará sujeito ao pagamento de indenização correspondente a, no mínimo, 20% do faturamento bruto obtido na comercialização de produto ou de royalties obtidos de terceiros pelo infrator, em decorrência de licenciamento de produto ou processo ou do uso da tecnologia, protegidos ou não por propriedade intelectual, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

O foro, quando da celebração de um "Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios" seria, necessariamente, o Brasil.

Cumpre-nos informar que esta MP tem sido alvo de muitas críticas, principalmente, da comunidade científica, que pleiteia um caminho mais simples para o pesquisador nacional poder colher amostras e informações sem infringir os preceitos legais.

O posicionamento do Governo brasileiro tem sido marcado nos principais foros internacionais. Em dezembro de 2001, por exemplo, na cidade de São Luís, no Maranhão, 23 (vinte e três) pajés, representantes de tribos indígenas brasileiras, reuniram-se para elaborar uma carta que foi posteriormente apresentada na Segunda Reunião do Comitê Intergovernamental da Propriedade Intelectual Relativo a Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore, que foi realizada na sede da OMPI, em Genebra, na Suíça. Da referida carta, destaca-se o seguinte trecho: "Como povos indígenas tradicionais que habitam diversos ecossistemas, temos conhecimento sobre o manejo e o uso sustentável desta diversidade biológica. Este conhecimento é coletivo e não é uma mercadoria que se pode comercializar como qualquer objeto no mercado."

Ainda que a proteção da biodiversidade e a sua exploração econômica sejam medidas urgentes, a preservação e a conservação desse patrimônio é, antes de mais nada, uma questão de humanidade e sobrevivência das futuras gerações, sendo imprescindível a criação imediata, de um banco de dados para a catalogação das riquezas naturais e culturais.

Ainda a este respeito, discutiu-se muito acerca da catalogação e certificação de origem de recursos genéticos na última Conferência das Partes, a COP 8, realizada em Curitiba-PR, no período de 20 a 31 de março de 2006. A Conferência das Partes é o órgão supremo decisório no âmbito da CDB. Naquela ocasião, tratou-se da criação de um certificado de origem para recursos genéticos. Com o certificado, as empresas que usam recursos como plantas, extratos e óleos, por exemplo, teriam que identificar a origem do componente usado. Os resultados dos estudos sobre a referida certificação serão apresentados na COP 9, em Bonn, Alemanha, em maio de 2008. Também ficou estabelecido que 2010 seria o ano limite para a criação de regras internacionais direcionadas para o uso e a repartição de benefícios oriundos do acesso a recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados.

Por fim, é mister destacar que se encontra em fase de consulta pública um Projeto de Lei substitutivo da MP acima discutida, que dispõe sobre coleta de material biológico, o acesso aos recursos genéticos e seus derivados, para pesquisa científica ou tecnológica, bioprospecção ou elaboração ou desenvolvimento de produtos comerciais, a remessa e o transporte de material biológico, o acesso e a proteção aos conhecimentos tradicionais associados e aos direitos dos agricultores, e a repartição de benefícios, e dá outras providências.

Dentre os principais objetivos do referido Projeto de Lei, os seguintes podem ser destacados: 1) Desonerar a pesquisa e a prospecção; 2) Definir que tipos de usos dos recursos genéticos ou dos conhecimentos tradicionais associados devem resultar na repartição de benefícios; 3) Determinar de forma mais racional os destinatários da repartição de benefícios; e 4) Estabelecer mecanismos eficientes de repartição de benefícios, garantindo a destinação de recursos à conservação da biodiversidade, à proteção dos conhecimentos tradicionais e ao desenvolvimento sustentável.

Entretanto, já se apontam algumas críticas e sugestões ao texto do Projeto, que deve ser emendado ao longo de seu trâmite de aprovação. Entre elas, cabe ressaltar: 1) A ausência de definição dos termos e conceitos técnicos utilizados no texto, sugerindo-se a adoção dos termos e conceitos usados na CDB; 2) A previsão da criação de um novo tributo, a CIDE-Recurso Genético, que incidiria sobre a comercialização de produtos e a exploração de direitos intelectuais decorrentes do acesso a recursos genéticos ou a conhecimentos tradicionais; 3) A criação de três cadastros nacionais de material biológico e de recurso genético; 4) A previsão de nulidade ou a adjudicação para a União da patente concedida em desacordo com o Projeto, ou seja, a patente obtida em decorrência de acesso a recurso genético seria declarada nula ou transferida para a União se tal acesso não for devidamente cadastrado, licenciado e autorizado pelo CGEN.

4.7.3. Biotecnologia e Proteção das Criações a Ela Associadas

A Biotecnologia congrega técnicas que permitem a utilização de seres vivos ou de partes de seres vivos, modificados ou não, na geração de novos produtos com finalidades específicas.

O impacto da biotecnologia tem sido principalmente sentido nos campos da agricultura e da saúde, tanto humana quanto animal. Novas variedades de vegetais, novos fármacos e vacinas e também pesquisas na área de embriologia e reprodução de animais trouxeram uma nova dimensão ao campo da biotecnologia.

A análise de genomas vem sendo utilizada para o isolamento e caracterização de genes supostamente envolvidos em processos biológicos controlando características de extrema relevância econômica em plantas, animais e microorganismos. Sendo assim, plantas geneticamente modificadas resistentes a pragas e com capacidade de produzir fármacos e biopolímeros podem ser obtidas.

A importância sócio-econômica da biotecnologia pode ser ilustrada pelo valor associado ao seu mercado mundial, estimado em mais de 50 bilhões de dólares/ano. Segundo dados levantados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) somente na agricultura, o mercado potencial é de 30 bilhões de dólares/ano.

As invenções biotecnológicas resultam de investimentos elevados, infra-estrutura especializada e de uma aprovação regulatória detalhada. Desta forma, para que tais invenções sejam estimuladas, faz-se necessário um regime de proteção adequado, que garanta o retorno de, pelo menos, o tempo e capital despendidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Neste sentido, o Brasil protege as criações resultantes da biotecnologia de maneira abrangente: invenções biotecnológicas são patenteáveis perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), desde que preencham requisitos específicos, e novas variedades vegetais são registráveis, para fins de proteção de direitos de propriedade intelectual, por meio do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC). Cabe ressaltar que produtos relacionados à saúde ainda são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A Legislação brasileira:

A proteção de invenções no Brasil teve início em 1809, tendo sido regulada proteção patentária aos autores de invenção ou descoberta industrial em 1882. Desde então a legislação vem sendo continuamente revisada (total de cinco leis e um código da propriedade industrial).

Atualmente a proteção patentária é regulada pela Lei nº 9.279/96. Dois artigos especificamente delimitam a proteção às invenções resultantes da biotecnologia e/ou derivadas do acesso a recursos genéticos. São eles o Artigo 10, inciso IX e o Artigo 18, inciso III:

"Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 18 - Não são patenteáveis:
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8o.e que não sejam mera descoberta.
Parágrafo único - Para os fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais."

No que tange às novas variedades de vegetais, o Brasil, desde 1945, prevê a sua proteção, como mencionado no Artigo 3, inciso I do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (alterado pelo Decreto-Lei nº 8.481, de 27 de dezembro de 1945):

"Art. 3 - A proteção da propriedade industrial se efetua mediante:
(a) a concessão de privilégio de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas;"

Em 1997 foi formulada a chamada "Lei de Cultivares", que protege novas variedades de vegetais nos moldes da UPOV (acronímia em francês para "Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais"), mais especificamente na versão de 1978 da UPOV, recepcionando a nossa lei também alguns preceitos da versão de 1991 da UPOV. Vale a pena ressaltar que o Brasil se tornou membro da UPOV em março de 1999 (aderindo à versão de 1978 desta Convenção), esta adesão tendo sido promulgada pelo Decreto Legislativo No. 28, de 1999.

A regulação dos aspectos relacionados à biossegurança, como a utilização de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, é feita com base na Lei de Biossegurança (Lei no 11.105/05). Vale a pena ressaltar que a regulação de tais aspectos ainda não garantiu a plena liberação do plantio e comercialização de safras de variedades geneticamente modificadas no país - tema ainda controverso.

O quadro abaixo destaca a legislação em vigor:

Legislação Objeto
Lei nº 9.279/96
Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Lei nº 9.456/97
Fica instituído o direito de Proteção de Cultivares, de acordo com o estabelecido nesta Lei.
Decreto no 2.366/97 Regulamenta a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, que institui a Proteção de Cultivares, dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, e dá outras providências.
Lei nº 10.196/01
Altera e acresce dispositivos à Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.
Lei nº 10.688/03
Estabelece normas para a comercialização da produção de soja da safra de 2003 e dá outras providências.
Lei nº 10.711/03
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências.
Lei no 10.814/03 Estabelece normas para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2004, e dá outras providências.
Lei no 11.092/05 Estabelece normas para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2005, altera a Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.
Lei nº 11.105/05
Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança - PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências

O panorama brasileiro e os tratados internacionais no cenário da biotecnologia:

A legislação brasileira em vigor não se opõe à proteção, pela propriedade industrial, de invenções na área biotecnológica, como já mencionado no item anterior. Uma análise comparativa entre a legislação brasileira e o acordo TRIPs (acronímia na língua inglesa para o Acordo Sobre Aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual da Organização mundial do Comércio - OMC) não mostra desconformidade entre os dois textos, mais especificamente se comparados os artigos 10 e 18 da Lei nº 9.279 e as disposições correspondentes do TRIPs.
O acordo TRIPs veda exclusões legais da proteção de qualquer área da tecnologia, com exceção de alguns poucos casos específicos. Na área da biotecnologia, a exclusão de proteção patentária pelos países membros poderá recair sobre invenções (segundo previsto na seção 5, Artigo 27 do TRIPs):

a) contrárias à ordem publica ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e a saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sério prejuízo ao meio ambiente;

b) métodos de diagnóstico, de tratamento e de cirurgia, animal ou humana;

c) animais ou plantas que não sejam microorganismos;

d) processos essencialmente biológicos para a produção de animais e de plantas, exceto processos não biológicos ou microbiológicos.

Uma outra questão de extrema relevância com relação à proteção patentária na área de biotecnologia concentra-se nas patentes de invenções derivadas do acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados. Esta matéria é especificamente tratada na Medida Provisória nº 2186-16 (vide acima), que determina que os pedidos de patente de processos ou produtos obtidos a partir de amostra de componente do patrimônio genético devam informar a origem do material genético ou do conhecimento tradicional.

A Medida Provisória nº 2186-16 pretende estabelecer uma harmonização entre o direito de patentes e os objetivos da CDB.

No âmbito administrativo, vale destacar, novamente, as recentes Resoluções no 23/06, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), e nºs 207/09 e 209/09, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que dispõem sobre a necessidade de o Requerente de um pedido de patente informar se o objeto da invenção a ser protegida foi obtido em decorrência de um acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000.

4.7.4. Recomendações Práticas Para o Uso Empresarial da Biotecnologia
4.7.4.1. Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais Associados:

- Observância das estipulações da MP nº 2.186-16/01:

A participação de pessoa jurídica estrangeira em expedição para coleta de amostra de componente genético in situ e para acesso de conhecimento tradicional associado somente será autorizada quando em conjunto com instituição pública nacional, ficando a coordenação das atividades obrigatoriamente a cargo desta última e desde que todas as instituições envolvidas exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins.

Quando houver perspectiva de uso comercial, o acesso à amostra de componente do patrimônio genético, em condições in situ, e ao conhecimento tradicional associado só poderá ocorrer após assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios. E sempre que houver perspectiva de uso comercial de produto ou processo resultante da utilização de componente do patrimônio genético será necessária a prévia assinatura do mesmo contrato.

O acesso à tecnologia e transferência de tecnologia entre instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento, pública ou privada, e instituição sediada no exterior, poderá realizar-se, dentre outras atividades, mediante: pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico; formação e capacitação de recursos humanos; intercâmbio de informações; intercâmbio entre instituição nacional de pesquisa e instituição de pesquisas sediada no exterior; consolidação de infra-estrutura de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico; exploração econômica, em parceria, de processo e produto derivado do uso de componente do patrimônio genético; e estabelecimento de empreendimento conjunto de base tecnológica.

- Observância das regras impostas pelas Leis Estaduais do Acre e do Amapá, caso haja interesse em acessar recursos genéticos destes Estados.

4.7.4.2. Proteção Patentária na Área de Biotecnologia e Proteção de Novas Variedades de Vegetais Por Meio da Lei de Cultivares:

- Observância dos requisitos de patenteabilidade:

Segundo a Lei no 9.279/96, os seguintes requisitos devem ser observados para a concessão do privilégio patentário: 1) novidade; 2) atividade inventiva; 3) aplicação industrial; e 4) suficiência descritiva.

- Observância das exclusões de patenteabilidade previstas nos artigos 10, inciso IX e 18, inciso III, da Lei nº 9.279/96:

Materiais encontrados na natureza, ainda que dela isolados, não são patenteáveis. Entretanto formulações e/ou composições novas, inventivas e com aplicação industrial contendo tais insumos são passíveis de proteção.

Um outro aspecto de extrema importância na proteção patentária na área de biotecnologia diz respeito à exclusão de partes de seres vivos, segundo o Artigo 18, inciso III. Células animais ou vegetais, mesmo se transformadas e funcionando como microorganismos, ainda são consideradas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial como partes de seres vivos e não são, portanto, passíveis de proteção. Assim, em invenções englobando células trabalhando como microorganismos e os processos de obtenção dos produtos a elas associados, somente os referidos processos e produtos são, em princípio, patenteáveis. Importa notar, entretanto, que o INPI está atualmente desenvolvendo novas diretrizes de análise de pedidos de patente nas áreas farmacêutica e biotecnológica, razão pela qual um novo entendimento a este respeito pode surgir em breve.

Hibridomas, desde que suficientemente descritos (e, se necessário, com o devido depósito em instituição depositária internacional reconhecida pelo Tratado de Budapeste), inventivos, novos e com aplicação industrial, poderão ser objeto de proteção, não incidindo na proibição do artigo 18, inciso III, da Lei no 9.279/96.

- Observância das exclusões de patenteabilidade de plantas prevista na Lei nº 9.279 e a proteção de novas variedades de vegetais de acordo com a Lei nº 9.456 (Lei de Cultivares):

Ainda no que diz respeito à exclusão de proteção de plantas (todo ou partes de seres vivos), um vazio jurídico pode ser encontrado em relação às variedades ainda não incluídas no rol de proteção de Cultivares.

De fato, segundo o Artigo 4o, da Lei nº 9.456/97 (Lei de Cultivares), mais especificamente nos seus segundo e terceiro parágrafos, a proteção de variedades de vegetais se dá de forma progressiva, com pelo menos cinco espécies protegíveis na data de entrada em vigor da regulamentação da Lei, até no mínimo 24 espécies após 8 anos.

 

Atualmente, mais de 90 espécies vegetais já foram incluídas no regime de proteção de cultivares, por meio de atos oficiais do governo brasileiro. Apesar de este número já ter ultrapassado o mínimo exigido pela Lei, ainda não estão contempladas todas as possíveis espécies vegetais, o que inviabiliza qualquer tentativa de sua proteção, já que as mesmas também estão excluídas do sistema de proteção patentária, na forma dos artigos legais analisados acima.

- Observância das condições necessárias para a obtenção da proteção da cultivar e qual é o objeto da proteção:

As condições elencadas na Lei de Cultivar são: 1) distintividade; 2) homogeneidade; 3) estabilidade; 4) novidade (comercial); e 5) denominação apropriada.

No tocante ao objeto de proteção, importa notar que o mesmo recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira. Em outras palavras, a proteção poderá englobar desde a semente (no caso de reprodução sexuada) ou mudas, brotos e até mesmo a planta inteira, no caso de multiplicação vegetativa (reprodução assexuada).

 

4.8. A PIRATARIA E AS MEDIDAS JUDICIAIS CABÍVEIS NO BRASIL

Momsen, Leonardos & Cia.
Autor: Alexandre Fragoso Machado

(última atualização em dezembro/2009)

4.8.1. Introdução

O presente estudo resume-se a um pequeno resumo sobre quais são as medidas judiciais cabíveis em casos de infrações contra bens de propriedade intelectual de terceiros. Não afirma-se aqui que essas linhas esgotarão o assunto, tendo em vista todas as variações processuais possíveis que ações podem visando à cessação de uso de bens intelectuais de terceiros podem assumir.

Em virtude da essência bilateral que esse tipo de publicação - "Doing Business" - possui, a proposta do artigo aqui apresentado é tentar apresentar aos associados da Swisscam como o sistema legal brasileiro, diferente diametralmente do suíço, admite medidas judiciais de coerção a esse tipo de infração, a qual, nos dias atuais, tem sido chamada comumente de pirataria.

Entretanto, entendemos plenamente cabíveis algumas notas sobre a pirataria, sua gênese e sua atual conjuntura internacional.

4.8.2. A Pirataria

"A pirataria é o crime do século 21", já afirmou o Sr. Luiz Paulo Barreto, presidente do CNCP (Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual) e secretário-executivo do Ministério da Justiça. De acordo com a Interpol, a falsificação de produtos movimenta em todo o mundo cerca de US$ 520 bilhões por ano.

O termo "pirataria" em sua concepção moderna surgiu no século XV. Era aplicado principalmente a indivíduos apátridas, que tomavam posse de mercadorias transportadas em alto mar pelo Estado ou por companhias por ele garantidas. Embora possa parecer que o uso atual do termo é suficientemente distinto para garantir sua completa separação do sentido marítimo, há diversas nuances desse uso mais antigo que permanecem relevantes ainda hoje.

O conceito de pirataria estava de tal forma embutido na assunção de um direito ao domínio comercial que os navios europeus freqüentemente consideravam legítimo seu próprio caráter predatório sobre os mercadores locais.

Hoje, a batalha contra a "pirataria" ocorre no domínio do conhecimento transformado em bem e a lei e a retórica do uso, distribuição e produção ilegítima de bens gira em torno de políticas cada vez mais protecionistas que governam bens intangíveis, como marcas, patentes e direitos autorais.

Os antecedentes dessas políticas estão nos séculos XVI e XVII, quando as leis dos venezianos e ingleses concediam monopólios de impressão a editores específicos e estabeleciam o controle do Estado de direito (por ex. a censura). No século XIX, o termo "pirataria" foi muito aplicado aos editores que faziam cópias de livros para vender, sem a permissão do autor ou o pagamento de royalties. Muitos dos debates desse tempo ficavam em torno da reprodução não autorizada de obras em outros países, cuja legislação local não tinha jurisdição.

Copiar, reproduzir ou vender produtos alheios sem respeitar os direitos e a vontade dos criadores e donos originais. Essa é basicamente a definição de pirataria, prática ilegal que vem sendo muito difundida e discutida ultimamente, mas que já incomoda a sociedade há séculos. Algumas das grandes invenções da humanidade tiveram a paternidade disputada, e mesmo copiada, por várias pessoas. Todas sempre competindo para obter o reconhecimento legal, intelectual e financeiro sobre as obras.

Foi assim com o rádio, o avião, o telefone e, antes de todos, com a prensa. A lista de produtos falsificados inclui brinquedos, cigarros, roupas, bebidas, fitas cassete, equipamentos eletrônicos, perfumes, relógios, tênis, softwares e até mesmo preservativos. Outras modalidades desse tipo de fraude também funcionam no país, mas por não necessitarem de uma estrutura montada são de controle quase impossível para a polícia, como a reprodução de livros.

Essa conjuntura exige do Estado legislativo e judiciário uma atuação cada vez mais moderna, eficaz e sobretudo, célere. A pirataria é, na verdade, um conceito de atuação ilícita que prima pela criatividade e insegurança jurídica de alguns institutos e principalmente, na fragilidade de nosso sistema jurídico.

4.8.3. Sistema jurídico brasileiro

O Brasil adota o sistema jurídico denominado de Civil Law, cuja fonte precípua é a lei, em oposição ao sistema do Commom Law, o qual é baseado no costume como fonte jurídica, ou seja, baseado principalmente nos enunciados dos julgados causadores de vinculação com situações parecidas ou idênticas já vivenciadas e decididas pela Justiça. O sistema brasileiro assemelha-se ao Alemão e ao antigo Código de Processo Civil italiano.

Como um país de Civil Law, o sistema legal brasileiro é caracterizado com a seguinte linha hierárquica de leis:

• A Constituição Federal de 1988, que reconhece os direitos da Propriedade Intelectual como direitos exclusivos, de acordo com o artigo 5º, inciso XXIX;
• Leis federais tais como o Código Penal, o Código Civil, o Criminal, o de Processo Penal, o Código de Defesa do Consumidor, que tratam de assuntos gerais;
• Leis específicas que regulam um único assunto tais como a Lei de Direitos Autorais e a Lei da Propriedade Industrial;
• Tratados internacionais, acordos de comércio internalizados no país, tais como a Convenção da União de Paris e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - comumente chamado de TRIPs.

O sistema legal brasileiro é inspirado no Direito Romano, e sua primeira característica é de que são leis escritas e colecionadas; codificado e não determinado, como é a Common Law, pelos juízes. O princípio da Civil Law é prover todos os cidadãos de uma acessível e escrita coleção de leis, que se aplica a eles e que os juízes são obrigados a aplicar.

Nota-se a tendência atual de convivência harmônica dos sistemas, ou seja, os países que adotam a Common Law têm editado cada vez mais leis e os que adotam a Civil Law estão valorizando cada vez mais a jurisprudência.

Na prática, os sistemas de Common Law são consideravelmente mais complexos do que o funcionamento idealizado descrito acima. As decisões são vinculantes apenas numa jurisdição em particular e, mesmo dentro de uma certa jurisdição, alguns tribunais detêm mais poderes do que outros.

Embora inegável a importância do estudo do direito de outros países da Civil Law, a verdade é que ele não se apresenta eficaz em vista do quadro complicado que vive o atual ordenamento jurídico brasileiro.

Talvez, um sistema munido de características de ambos os existentes fosse melhor adequado à realidade brasileira, onde as leis continuam ditando o regramento jurídico e o Judiciário altera ou critica o dispositivo legal, de modo a sobrepujar o sistema da Civil Law.

Todavia, apesar das discussões, o sistema legal brasileiro ainda é regrado eminentemente pelas definições legais e sua interpretação ou contraditório pode ser levado ao Poder Judiciário que tem a obrigação de se manifestar se provocado, de acordo com o Princípio da Inércia.

4.8.4. Medidas judiciais cabíveis

É exatamente nesse cenário jurídico que o ilícito intelectual chamado "pirataria" se insere. Por outro lado, é bem verdade, diga-se de passagem, que diversas situações de infração a bens de propriedade intelectual não constituem necessariamente, pirataria.

A pirataria é a infração clássica de infringir com a intenção de lograr lucro abusando de direitos intelectuais de terceiros. É comum acompanharmos no noticiário fatos relacionados à pirataria como fechamento de lojas, busca e apreensão de produtos falsificados ou até mesmo, a prisão de indivíduos que empresariam o ilícito aos bens intelectuais de terceiros.

Em um sistema como o Common Law, a defesa da propriedade industrial no Brasil é estabelecida legislativamente e nesse diapasão, encontram-se estabelecidas na Lei nº 9.279/96, a Lei da Propriedade Industrial em vigor (doravante LPI), as ações que antecedem a colocação de produtos contrafeitos no mercado, como a busca e apreensão de bens falsificados no estabelecimento do contrafator, e a destruição das marcas contrafeitas nos produtos, evidentemente preservando atividades lícitas desenvolvidas em paralelo às ilícitas, respondendo o agente (civil e criminalmente) por eventuais excessos cometidos durante a efetivação das medidas judiciais cabíveis.

4.8.4.1. Criminais

Os artigos 196 a 206 da LPI regem as hipóteses de medidas criminais envolvendo infrações aos bens de propriedade intelectual de terceiros.

A LPI, nesses artigos, discorre, entre outras coisas, sobre a medida de busca e apreensão facultativa garantida ao lesado ou à autoridade que é a mais utilizada pelos titulares de marcas falsificadas. Trata-se de medida indispensável para o combate à infração dos direitos de propriedade intelectual em geral, usada quando há necessidade de uma ação rápida por parte da autoridade e daquele que tem o direito lesado.

Para conter o fluxo de produtos falsificados antes de chegarem ao mercado, também é medida de importância cada vez mais presente em nosso sistema prevista nos artigos 51 a 58 do TRIPs (Decreto nº 1355/94), anexo do Acordo internacional que gerou a OMC, refletida no artigo 198 da LPI, qual seja: a possibilidade de apreensão, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias no ato de conferência nos portos, aeroportos e fronteiras em geral, dos produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Em resumo, a medida de busca e apreensão foi originalmente criada para angariar provas da infração e também para permitir que o detentor da patente obtivesse um laudo de um especialista sobre as amostras dos produtos objeto da alegada infração, a fim de confirmar a existência de violação.

Habitualmente, as medidas de busca e apreensão correm à revelia do infrator, o que garante surpresa à diligência quando e se ela for deferida pelo Judiciário. Outro ponto interessante sobre as medidas criminais de busca e apreensão é a interpretação do Judiciário a respeito do objetivo da medida pretendida pelo suposto lesado.

A medida pode se revestir de dois principais resultados: (a) a apreensão total dos produtos ditos contrafeitos, objetivando a cessação imediata da distribuição e comercialização indevida dos produtos piratas; ou (b) a apreensão de um número suficiente de produtos a instruir perícia a ser conduzida pelo Poder Judiciário priorizando a identificação de falsificação nos produtos apreendidos.

No primeiro caso, será certamente observado pelo representante da magistratura a presença de elementos irrefutáveis quanto à conduta ilícita do infrator e de acordo com a clareza dos fatos narrados pelo lesado, a busca e apreensão poderá ser medida já incluída em Queixa-Crime, objeto do artigo 199 da LPI, e deferida em sede de tutela antecipatória.

No segundo caso, presume-se incerteza sobre a conduta ilícita do infrator e por esse motivo, a busca e apreensão pode ser medida de caráter preparatório da Queixa-Crime a ser conduzida junto ao Judiciário.

De acordo com o artigo 200 da LPI, a ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal. Ou seja, é viável afirmar que o disposto nos artigos 525 e 527 do mesmo Código é aplicável aos casos de infração aos bens de propriedade intelectual de terceiros.

Na prática processual, em questão de horas Juízes concedem liminares e mandados de busca e apreensão, desde que o autor da ação demonstre o perigo na demora da prestação jurisdicional e boas chances de sucesso no mérito.

Formado o corpo de delito com as medidas de urgência, seguem-se as medidas de Queixa-Crime, de cunho privado, que buscam a condenação do ofensor em penas privativas de liberdade, de acordo com o disposto nos artigos 189 até 195 da LPI, que variam entre 01 (um) mês a 01 (um) ano de detenção.

Na prática brasileira, poucas são as prisões relevantes de agentes culpados pela transgressão ao respeito aos bens de propriedade intelectual. Habitualmente, o Poder Judiciário se resguarda ao efeito de fazer cessar o uso indevido do bem intelectual e credita à esfera cível a composição de pena indenizatória disciplinadora aos infratores.

4.8.4.2. Cíveis

Na esfera cível, os processos judiciais concentram-se nos planos das tutelas de urgência e das tutelas de cunho ordinário. De fato, a ação mais comumente ajuizada é a ordinária cominatória de cessação de uso do bem intelectual falsificado, geralmente cumulada com pedido indenizatório.

Tal qual ocorre nas medidas de busca e apreensão de cunho criminal, a mesma medida pode ser encampada em ações judiciais que visam à cessação do uso desautorizado de bens intelectuais de cunho cível.

Normalmente, os prejudicados, ao intentarem ações cíveis de cessação de uso de bem intelectual, requerem a busca e apreensão dos bens contrafeitos, embasados em possíveis perícias anteriores ou ainda em fatos comprovados que demonstrem irrefutavelmente a infração ao bem intelectual do lesado.

Em que pese essa possibilidade, as medidas cíveis intentam a cessação imediata e final do uso desautorizado de bens intelectuais e em muitas vezes, essa tutela é obtida de forma antecipada em ações cautelares, através de medidas liminares ou tutelas antecipadas.

As ações cautelares encontram-se previstas nos artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil, e podem ser, a qualquer tempo, requeridas a título preparatório à ação principal de conhecimento.

A tutela a ser obtida através de ações cautelares advém de um juízo de probabilidade e por isso, condições especiais precisam ser observadas para que uma tutela antecipatória seja aceita e deferida pelo Magistrado.

Tendo em vista a necessidade de urgência de algumas medidas cautelares, elementos capazes de demonstrar essa necessidade são necessários para que um Juiz possa apreciar e antecipar inaudita altera pars os efeitos da sentença.

Assim, há de se provar a presença dos elementos fumus boni iuris e pericullum in mora de modo a demonstrar a necessidade de concessão de tutela antecipatória aos efeitos da sentença de mérito.

A tutela cautelar, possui o objetivo de garantir o resultado da decisão final a ser proferida em ação principal.

A LPI, por sua vez, estabelece nos parágrafos do seu artigo 209 a possibilidade de concessão de medida antecipatória com vistas a evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinando liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

Ficando evidente a infração, o Juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada (artigo 209, § 2º da LPI).

Por outro lado, a tutela antecipatória objeto do artigo 461 do Código de Processo Civil, oferece satisfação ao direito pretendido, já que o mesmo preexiste à decisão jurisdicional final.

Isso vale dizer que a tutela antecipatória é sempre satisfativa e o estudo do provimento do direito garantido é levado a efeito sem a necessidade de instrução probatória.

A tutela antecipatória, por ser satisfativa e garantidora do reequilíbrio do direito a ser buscado pelo lesado, é requerida já na ação principal, tendo em vista que a tutela não é resultado preparatório, mas sim o próprio direito que se busca.

No Brasil, as medidas antecipatórias são criações legislativas em resposta da demora da obtenção de definição judicial sobre os assuntos provocados ao Poder Judiciário.

Como dito anteriormente, o pedido de cessação do uso indevido e bens intelectuais é cumulado com pedido indenizatório pelos danos causados pela infração.

De acordo com a LPI, os danos (lucros cessantes) podem ser determinados pela forma mais favorável à parte lesada, obedecendo aos seguintes critérios:

(a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse acontecido;
(b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
(c) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Em vista disto, mesmo na hipótese do infrator não disponibilizar os documentos contábeis que demonstrem a quantidade de produtos fabricados e/ou comercializados que infrinjam a patente, é possível determinar os danos usando outros critérios pré-determinados em Lei.

As inúmeras decisões judiciais da área fundamentam-se na legislação já mencionada, isto é, na LPI, no Código Civil - sobretudo no que diz respeito aos dispositivos sobre responsabilidade civil.

4.8.5. Jurisprudência

Mesmo em um sistema de Civil Law, o Poder Judiciário brasileiro tem exercido papel essencial na compreensão e no desenvolvimento da matéria envolvendo os crimes de propriedade intelectual.

Em virtude do crescente interesse da sociedade produtiva brasileira com relação aos benefícios trazidos pela inovação, criatividade e tecnologia resultando em proteção através de bens de propriedade intelectual, nossos Juízes têm se aperfeiçoado e decisões judiciais de alta qualidade técnico-jurídica já são encontradas nos anais da Jurisprudência.

Como exemplos, julgamos relevante trazer à baila algumas decisões judiciais que versam exatamente sobre a problemática atual da pirataria e seus efeitos maléficos ao consumidor brasileiro.

4.8.5.1. Cível

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Abstenção de uso de marca - Indenização por danos morais e materiais - Venda de bonecos "MAX STELL" contrafeitos, sem autorização para uso da marca e do direito autoral - Decisão condenando à ré à abstenção do uso da referida marca e direito autoral, bem como ao pagamento de indenização, cujo valor será arbitrado em execução de sentença - Alegação de ausência de dolo - Aquisição em camelô na rua 25 de março - Não provimento.
Apelação Cível 425.535-4/5-00 - 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Des. Relator Ênio Santarelli Zuliani - Julgado em 12/02/2006.

DIREITOS AUTORAIS. Venda de produto falsificado. Uso indevido de marca de titularidade da autora. Proibição de assim proceder, sob pena de multa cominatória. Lucros cessantes a serem apurados na forma do inciso II do art. 210 da Lei n.º 9.279/96. Desprovimento do recurso.
Apelação Cível 2006.001.00391/06 - 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Des. Relator Leila Mariano - Julgado em 18/01/2006.

AÇÃO ORDINÁRIA - PIRATARIA DE SOFTWARE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DE MERCADO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE.
A indenização devida em razão de violação de direitos dos autores de programas de computador deve se dar pela importância dos danos efetivamente apurados. É legítima a fixação de multa diária para o caso de nova violação aos direitos autorais. Recurso parcialmente provido.
Apelação Cível 1.0251.008576-2/001 - 10ª Câmara Cível do Tribunal do Estado de Minas Gerais - Des. Relator Roberto Borges de Oliveira - Julgado em 21/08/2007.

4.8.5.2. Penal

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Manutenção de produtos contrafeitos no mercado - Delito em caráter permanete e continuado que não se cinde pela propositura de medida cautelar no juízo civil - Propositura da ação penal após seis meses de conhecimento da infração - Decadência - Recurso improvido - Voto vencido.
A manutenção de produtos contrafeitos no mercado, bem como o continuar usando rótulos tidos como semelhantes aos rgistrados pelo ofendido constituem crime permanente e crime continuado, cuja permanência e continuação não se cindem pela propositura de medida cautelar perante o juízo civil, mas tão-somente com o ofereciumento de queixa. O art. 529 do CPP não introduz uma exceção ao disposto no art. 103 (então art. 105) do CP, mas com este deve ser conjuntamente aplicado.
Recurso (Queixa-crime) 407.669-2 - 4ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo - Des. Relator Barreto Fonseca - Julgado em 26/02/1986.

Crime contra a propriedade imaterial - Violação de direito autoral - Reprodução, para fins de comércio, de videofonogramas sem autorização do produtor - Conduta enquadrável, em princípio, no § 1º do art. 184 do CP - Hipótese, portanto, de ação penal pública incondicionada - Busca e apreensão das fitas determinada pela autoridade policial ao instaurar o inquérito - Admissibilidade - Inaplicabilidade dos arts. 525 e ss. do CPP - Aplicação dos arts. 186, parte final, do CP e 240 do Código adjetivo.
A reprodução de videofonogramas para fins de comércio sem autorização do produtor caracteriza em teses o delito de violação de direito autoral, que se processa mediante ação penal pública incondicionada, a teor do art. 186, in fine, do CP, devendo a autoridade policial, ao tomar conhecimento da notitia criminis, instaurar o inquérito, pocedendo à busca e apreensão, consoante a norma do art. 240 do CPP, e não segundo os arts. 525 e ss., que se referem aos delitos contra a propriedade imaterial que se processam mediante queixa.
Recurso Ex Officio 62.027-3/88 - 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Des. Relator Renato Talli - Julgado em 06/06/1988.

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL - Violação de direito autoral - Ação penal - Natureza pública incondicionada - Trancamento - Admissibilidade - Gerente de estabelecimento comercial que expôs à venda camisetas que indevidamente ostentavam marca comercial, sem qualquer autorização ou licença dos titulares dos direitos - Fato que não caracteriza o delito previsto no art. 184, § 2º, do CP - Infração que fere os ditames da Lei 9.279/96, porém, perseqüível apenas mediante ação privada iniciada através de queixa.
Habeas Corpus 293.946-3/1 - 99 - 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo - Des. Relator Cabuçu de Almeida - Julgado em 27/09/1999.

4.8.6. Conclusão

Em que pese o desenvolvimento dos sistemas de propriedade intelectual no país, alguns pontos ainda precisam ser evoluídos. Talvez, um dos principais seja a necessidade de decisões judiciais mais enérgicas no sentido de aplicação da multa, busca e apreensão de mercadorias e principalmente na questão da perícia por amostragem.
Hoje, a maior punição aplicada aos praticantes de crimes de propriedade intelectual, salvo exceções, é o pagamento de cestas básicas. Na maioria dos casos, os infratores cometem os crimes sabendo o quanto é fácil e rápido se livrar das punições previstas. O trabalho de repressão à pirataria tem sido desestimulador para a empresa lesada e também para a polícia, que possui um sistema precário de contabilização e armazenamento das mercadorias apreendidas.
Recentemente, o Fórum Nacional de Combate à Pirataria defendeu a criação de uma perícia por amostragem. A principal vantagem dessa metodologia é redução dos problemas causados por armazenagem de mercadorias apreendidas durante longos períodos.
Constata-se que, com todos os problemas apontados, hoje é lucrativo praticar o crime de pirataria no Brasil, portanto defendemos que o tema seja tratado com mais rigor.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou recentemente substitutivo ao Projeto de Lei 2729/03, do deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), que tipifica o crime de pirataria de obra intelectual, fonograma, videofonograma, programa de computador e aplicativos.

A proposta original previa, além da tipificação do crime, o agravamento das penas para os crimes de pirataria. O relator, em seu substitutivo, observou que o agravamento das penas "é dispensável e mostra-se desproporcional às penas previstas para os demais crimes contra o patrimônio ou contra a pessoa humana".

O relator também excluiu do texto a possibilidade de criminalização das pessoas que adquirirem obra pirateada. Segundo ele, isso daria margem à interpretação de que o mero adquirente de original ou cópia de obra intelectual e audiovisual estaria sujeito à sanção penal. Pelo texto aprovado, o adquirente de produto pirateado só será punido penalmente quando estiver presente o intuito de lucro direto ou indireto.

A pirataria, de qualquer tipo, destrói empregos, diminui a arrecadação de impostos, fortalece o crime organizado, suja a imagem dos produtores oficiais e ainda ludibria o consumidor. Alguns fatores favorecem a prática, como o desemprego e a conseqüente busca pelo trabalho informal, os roubos de carga, a corrupção de fiscais, a sofisticação das quadrilhas e o sistema tributário brasileiro, que muitas vezes torna a produção de bens excessivamente cara.

O problema é agravado pela popularização da tecnologia de informação, que se alastra e facilita a pirataria digital. Todos os esforços legais, políticos e econômicos que forem adotados para o controle dessa prática serão poucos diante da urgente necessidade de uma política mundial voltada para o problema, tão sem fronteiras quanto à própria internet.

 

 

 

I. MEDIDAS CRIMINAIS

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

I.A. Medida Preparatória de Busca e Apreensão

Dentre as medidas criminais possíveis de serem utilizadas para coibir práticas de falsificação, cita-se a medida preparatória de busca e apreensão.

Como o seu próprio nome indica, é medida preparatória ao procedimento principal (ação penal). No campo da Propriedade Intelectual, destina-se tão somente à comprovação da materialidade do crime com a apreensão de exemplares dos produtos contrafeitos, a fim de que formem o corpo de delito.

Dependendo da situação específica e, com amparo nos dispositivos constantes dos inciso I e II do artigo 202, da Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial, pode o titular do direito violado requerer a apreensão de todos os exemplares ilícitos e a sua posterior destruição pelo juízo.

Assim, não obstante o titular da marca falsificada, alterada ou imitada tenha a prerrogativa de requerer a busca e apreensão apenas de exemplares para fins de comprovação do corpus delicti, poderá também, alternativamente, se lhe for conveniente, requerer a apreensão e a destruição da marca falsificada, alterada ou imitada, onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos.

Por esse motivo, seu requerimento tem vez em todos os casos em que o procedimento probatório for necessário ao ajuizamento da ação penal principal. Cabe lembrar, aliás, que o requerimento de medida preparatória de busca e apreensão é condição específica de procedibilidade para a propositura de ação penal nos crimes que deixam vestígios.

Realizada a apreensão, amostras dos produtos confiscados são remetidas aos peritos indicados pelo Juízo criminal, a fim de que se inicie a elaboração de um exame pericial para a comprovação do ilícito.

Encerradas as diligências de busca e apreensão e a elaboração do laudo, deve o Juiz homologá-lo, para que a subseqüente ação penal possa ser iniciada.

É importante lembrar que a mesma medida preparatória de busca e apreensão criminal pode igualmente ser utilizada em casos de crimes contra as patentes, contra os desenhos industriais, indicações geográficas e demais indicações, bem ainda, em algumas modalidades de crimes de concorrência desleal.

I.B - Inquérito Policial

Ainda dentro das medidas criminais mais utilizadas contra as infrações no campo da propriedade imaterial, vale destacar a medida policial.

O inquérito policial constitui o conjunto de diligências investigatórias realizadas pela Polícia Judiciária para apurar a existência de fato criminoso e sua autoria, a fim de possibilitar o exercício da ação penal. Não é processo, pois não possui um conjunto de atos encadeados logicamente, destinados a possibilitar o exercício da jurisdição. É definido como procedimento administrativo persecutório.

Levado ao conhecimento da autoridade policial a prática de crime contra a propriedade industrial ou contra os direitos autorais, caberá a parte ofendida requerer a instauração do competente inquérito policial, com a conseqüente identificação, qualificação e indiciamento dos responsáveis pelos crimes descritos e a realização da apreensão de todo e qualquer material que infrinja os direitos inerentes à vítima, inclusive dos artefatos utilizados para a prática do crime.

Quando a infração deixar vestígios, o que ocorre na maioria dos crimes contra a propriedade imaterial, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,

Ao contrário do que ocorre no âmbito das medidas preparatórias de busca e apreensão, a realização da perícia não é conduzida pelos peritos judiciais nomeados pelo Juiz, mas pelos peritos do Instituto de Criminalística, que é o órgão competente para atuar nesses casos.

Paralelamente à violação no campo da propriedade industrial ou dos direitos autorais, que der ensejo ao pedido de instauração de inquérito policial, o ofendido, dependendo do caso, pode argüir ainda, a prática dos crimes de estelionato, receptação, fraude ao comércio, crime contra a ordem tributária, crime contra as relações de consumo e formação de quadrilha. Isso, pois na maioria dos casos, tais crimes ocorrem concomitantemente à prática violadora dos direitos de propriedade intelectual, sendo conseqüências inevitáveis advindas dos crimes especiais.

II - MEDIDAS DE FRONTEIRA

O artigo 198, da Lei nº 9.279/96, faculta as autoridades alfandegárias a apreenderem, ex officio, ou a requerimento do interessado, produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Na verdade, tal artigo tem por objeto neutralizar mais uma fonte de produtos contrafeitos. Isso, pois, além dos produtos nacionais assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou contendo falsa indicação de procedência, o legislador procurou classificar como ilícitos, também, produtos contendo as mesmas características, mas, porém, de fabricação estrangeira, introduzidos no país por meio de importação.

Pode-se afirmar que a essência do artigo 198, tem amparo legal no artigo 9º, da CUP - Convenção da União de Paris, que em sua redação, impõe que os produtos ilícitos sejam apreendidos pelas autoridades competentes.

O teor do artigo 9º da CUP, foi por sua vez introduzido no artigo 51 do Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), passando a constituir mais um importante dispositivo de combate às importações de produtos contrafeitos. Tal artigo, em particular, contém não somente matéria de cunho substantivo, mas, ainda, dispositivos de natureza procedimental a serem aplicados pelos Países membros.

Ainda que carente de uma série de modificações a fim de aprimorar o procedimento existente, o atual Regulamento Aduaneiro Decreto 4.543/2002, incorporando as alterações do Decreto 4.765/2003, é capaz de conferir efetividade ao artigo 198, da Lei nº 9.279/96.

De fato, tal efetividade é freqüentemente alcançada na medida em que as próprias autoridades alfandegárias procuram sanar quaisquer eventuais deficiências na legislação, aplicando, por analogia, os procedimentos utilizados nos demais casos. É o caso das apreensões feitas regularmente pelas autoridades alfandegárias dos portos e aeroportos brasileiros, que mesmo diante da ausência de regulamento mais detalhado de cunho procedimental, têm agido com êxito em tais casos.

Frise-se que para a identificação de importações ilegais, é muito importante que o titular dos direitos, por meio de petição requerendo providências das autoridades alfandegárias, comprove a propriedade sobre a marca, apresentando certificado de registro ou publicação do despacho de concessão publicado na Revista de Propriedade Industrial, procuração e demais documentos que evidenciem a sua legitimidade para requerer providências perante as autoridades alfandegárias.

Diante de uma denúncia de importação ilegal de produtos ilícitos, as autoridades alfandegárias retém a mercadoria contrafeita, intimando o importador a apresentar documentos que comprovem a licença para a importação da referida mercadoria.

No caso de inércia do importador, a mercadoria até então retida é apreendida, sendo instaurado procedimento administrativo para o perdimento dos bens. A perda dos bens, in casu, por não ser amparada em ausência ou irregularidade no recolhimento de imposto devido à União, mas sim em violação de propriedade de bem móvel imaterial, ocorre em favor do titular do direito violado sendo, portanto, descabido o leilão dos bens apreendidos por parte da Receita Federal.

No caso de apresentação de comprovação inequívoca, a exigência é sanada, sendo a mercadoria desembaraçada e, posteriormente liberada ao importador.

Apesar de o artigo 198, da Lei de Propriedade Industrial limitar a abrangência do procedimento à esfera das marcas registradas e dos direitos autorais, dependendo da situação específica e levando em consideração os demais dispositivos do Regulamento Aduaneiro, é possível aplicar o mesmo procedimento, de maneira mais ampla, aos demais direitos de propriedade industrial, quais sejam as patentes, os modelos de utilidade os desenhos industriais, ou, ainda, se estiver caracterizada a simples prática de concorrência desleal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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